Rémunération des inventions de salarié : une législation faisant face à des difficultés pratiques

La règle édictée par l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) est relativement claire : l’inventeur doit percevoir une rémunération, pour autant : (1) qu'il soit inventeur, (2) d'une invention, (3) qu'il soit salarié, et (4) qu'il ait une mission inventive permanente ou occasionnelle. La jurisprudence doit ensuite permettre de mieux appréhender et analyser chacune de ces conditions.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 janvier 2018 se positionne sur certaines d’entre elles.
 

Les faits :

En l’espèce, un responsable projet a eu l’occasion de travailler sur le développement de dispositifs de détection de chutes et d’alertes en tant que salarié de la société Icare Développement. Dans ce cadre, il crée une première invention qui fera l’objet d’un dépôt de brevet intitulé « dispositif portable de détection, d’alerte et de transmission d’informations relatives à une personne physique ».

Licencié pour motif économique le 15 novembre 2006, le responsable projet a ensuite été embauché au sein de la société Télécom Design le 4 février 2008.

Parallèlement à son embauche, l’ensemble des éléments d’actifs incorporels – notamment les brevets et les travaux de recherche – de la société Icare Développement sont cédés, le 16 avril 2008, à la société Info Networks Systems (INS) (holding de la société Télécom Design). Le 12 janvier 2009, la société INS dépose un brevet français laissant place en 2011 à la délivrance d’un brevet européen afférent aux travaux de recherche du responsable projet pour lequel ce dernier est désigné co-inventeur.

Le responsable projet assigne les sociétés INS et Télécom Design afin d‘obtenir le transfert à son profit de la propriété de ce brevet. La Cour d’appel va donner droit aux sociétés INS et Télécom Design en énonçant qu’il s’agit d’une invention de mission attribuable à l’employeur à savoir, la société Icare Développement. Cette dernière ayant cédé ses éléments incorporels en tant qu’actifs de liquidation à la société INS, celle-ci vient donc aux droits de la société Icare Développement en déposant le brevet français, avant de le céder à la société Télécom Design.
 

Les apports :

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7 1° du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, en énonçant que :

- "l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant" ; et, que
- « à supposer l'invention de mission caractérisée, le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu'à l'encontre de l'employeur et prend naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable ».

Bien que le texte de l'Article L.611-7 1° n'y fasse pas explicitement référence, ce dernier ne s'applique, conformément à la jurisprudence constante, qu'aux inventions brevetables.

Les critères d'appréciation de la brevetabilité diffèrent toutefois sensiblement suivant les décisions. Certaines juridictions ont ainsi jugé que les rapports de recherche établis par l'INPI et l'OEB constituaient des indices de brevetabilité ou d'absence de brevetabilité. A contrario, il a été jugé qu'un rapport de recherche PCT défavorable n'était pas significatif, le brevet français ayant été délivré et étendu. Aussi, en l'absence de dépôt d'une demande de brevet, un avis d'expert a été pris en compte pour évaluer la brevetabilité.

En l’espèce, un brevet européen est délivré et publié le 19 octobre 2011, se substituant ainsi au brevet français afférent aux travaux de recherche du responsable projet.

Le brevet est donc issu d’une invention brevetable réalisée par le responsable projet durant l’exécution de son contrat de travail.

En effet, l'Article L.611-7 1° du CPI s'applique aux inventeurs salariés : c’est dans ce cadre que la jurisprudence rappelle que la rémunération supplémentaire n'est due qu'aux inventeurs qui sont salariés à la date de conception de l'invention et bénéficient d'un contrat de travail de droit français.

Ainsi, la liquidation judiciaire laissant place à la cession, envers une société tierce, d’actifs incorporels comprenant des brevets mais également des travaux de recherche effectués dans la continuité de brevets existants, n’attribue pas la qualité d’ayant-droit de l’employeur.

Place désormais à la Cour d’appel de renvoi, laquelle devra statuer dans les mois à venir… Mais la question s’avère épineuse : alors que la société Icare Développement a été radiée le 12 mars 2009, comment permettre à l’inventeur de prétendre à sa rémunération supplémentaire dans le cas où aucune déclaration de créance n’ait faite par ce dernier ? Aussi, si l’on pousse le raisonnement, une déclaration d’invention pourrait-elle être opposée dans le cadre d’une liquidation ?

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L’arrêt rendu par la Cour d’appel le 2 mars 2018 revient quant à lui sur le point de départ de la prescription.
 

Les faits :

Maco Productions a embauché en 2004 un salarié revêtant différentes fonctions (responsable industriel & méthodes, responsable de site, directeur d’usine et responsable développement industriel) avant de conclure un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail au 30 novembre 2008. Cet accord a donné lieu au règlement d’un solde tout compte.

Pendant l’exercice de ses fonctions, ce responsable est désigné co-inventeur de cinq brevets déposés entre 2005 et 2008 au nom de Maco Pharma. Dans ce cadre, la société Maco Productions a proposé le paiement d’une rémunération supplémentaire évaluée à la lumière des règles internes de la société Maco Productions.

En 2013, ce responsable rejette la proposition de Maco Productions en l’estimant trop basse, puis refuse par la suite la proposition faite par la CNIS. C’est pourquoi le 11 décembre 2014, il assigne les sociétés Maco Pharma et Maco Productions devant le tribunal de grande instance, lequel met la société Maco Pharma hors de cause et condamne Maco Productions au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la rémunération supplémentaire due. La Cour d’appel vient confirmer ledit jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Maco Pharma.
 

Les apports :

Alors que certains points mis en avant dans cette décision restent flous – notamment en ce qui concerne le débiteur des rémunérations supplémentaires –, il est important de relever les éléments relatifs au point de départ de la prescription.

La Cour rappelle que l’accord de rupture conventionnelle a porté sur les salaires et non sur la rémunération en qualité d’inventeur. Le point de départ de la prescription [en l’espèce triennale] est la connaissance par le salarié des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire. Or, à la lumière des fonctions du responsable, la Cour explique que ce dernier ne pouvait pas avoir accès à des informations comptables et financières, ni même à des informations concernant les opérations réalisées entre les deux sociétés pour l’exploitation des brevets en cause.

Les règles de rémunération des inventions de salariés mises en place par la société Maco Pharma ne sont pas suffisantes pour prouver que le responsable avait connaissance des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire. Ainsi, la Cour estime que l’action n’est pas prescrite.

Il faut donc prendre acte, à nouveau, du fait que la tendance quant au point de départ du délai de prescription semble se situer vers la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à rémunération –  bien que ce point de départ reste incertain.

--> En effet, la Cour de cassation a jugé que la prescription ne peut pas courir dans la mesure où l’employeur n’a fourni à son salarié aucun élément permettant d’évaluer la rémunération qui reste due. La seule connaissance de l’exploitation industrielle effective des inventions et de leur intérêt économique pour l’employeur ne suffit pas à rendre la créance déterminable.

Ainsi, le salarié a la possibilité de se voir communiquer par son employeur les documents (certifiés par le commissaire aux comptes) lui permettant de calculer le montant de la rémunération supplémentaire. L’employeur peut faire l’objet d’une injonction sous astreinte de communiquer ces documents.

--> Plus sévèrement, les juges ont été amenés à statuer en indiquant que la prescription, en l’espèce quinquennale, n’atteint les créances que si elles sont déterminées,  mais qu’il n’en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties. Cette formule parait exagérée alors que la jurisprudence traditionnelle estimait que la créance doit seulement être déterminable.

Ainsi, les juges ont admis que les demandes portant sur des compléments de rémunération, par rapport à des rémunérations supplémentaires déjà octroyées, n’étaient pas prescrites.

Il est donc difficile aujourd’hui de pouvoir statuer, de manière certaine, sur le point de départ du délai de prescription, de sorte qu’il est préférable d’informer le salarié inventeur tant de l’exploitation commerciale de l’invention que de l’appréciation qui est faite de la rémunération supplémentaire et de ses modalités de calcul.