欧州特許出願の明細書を補正する必要があるのか、ないのか...？

翻訳 : 竹下敦也

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出願人の頭痛の種の終わり？

2021年12月16日の決定T1989/18において、EPO Board of Appeal（審判部）3.3.04は、審査部がますます厳しい方法で何年も採用してきた見解を否定した。

審判部は、異なる条項（EPC第84条、規則42(1)c)および48条）を詳細に分析した。これら条項は、審査部が特許出願人に対して、特許請求の範囲に記載されていない実施形態の開示を明細書から削除するか、またはその開示を「特許請求の範囲に記載されていない実施形態」に関するものとして目立つように表示することを要求するために使用されていた。

最近の判決では、全く異なる見解が示されていた。審判部は、引用されたEPC条項のいずれも、請求されていない実施形態を削除したり、そのように表示したりするために明細書が適応されていない欧州特許出願を拒絶する法的根拠とはなり得ないことを示して、分析を終了した。

この決定は、欧州の特許出願人とその代理人にとって朗報である。

欧州特許庁（EPO）は、欧州特許出願の明細書に、特許請求の範囲に記載されていない、または記載されなくなった実施形態の開示が含まれている場合には、それを適応させることが出願人の義務であるという見解を一貫して示してきた。EPO審査官は一般的に、特許請求の範囲に含まれない実施形態を明細書から削除するか、「特許請求の範囲に含まれない実施形態」と目立つように表示することを要求している。

このようなケースはかなり頻繁にある。ほとんどの場合、出願人はまず比較的広い請求項を試み、審査の過程で、例えばサーチレポートで引用された先行技術との衝突などにより、請求項の範囲を狭めることが多い。当初は広いクレーム範囲をサポートするために開示していた実施形態が、最終的に許可されたクレームの範囲から外れてしまうこともある。

しかし、特許出願人にとって、ある実施形態が特許請求の範囲に含まれないことを認め、それを公にすることは快適ではない。このような承認は、競合他社の製品や活動に関して特許権を行使する必要が生じた場合、将来的に深刻な問題を引き起こす可能性があります。
欧州特許の請求項の範囲を解釈する際、裁判所はEPC第69条1項（「欧州特許によって与えられる保護の範囲（...）は、請求項によって決定されるものとする。それにもかかわらず、明細書と図面はクレームを解釈するために使用されなければならない」）と第69条の解釈議定書(Protocol on Interpretation)に依拠する。広範なクレーム解釈を提案する場合、特許権者にとっては、解釈の潜在的な情報源として、明細書に様々な実施形態があることが明らかに望ましい。一方、明細書から実施形態を削除したり、請求されていないと表示したりすることは、被疑侵害者が侵害の主張を回避するために、より狭いクレーム解釈を提案するのに役立つかもしれない。また、被疑侵害者は、削除された実施形態と自分の製品や活動の類似性を指摘することができる。

したがって、ほとんどの欧州特許代理人は、EPO審査部が要求するものはクライアントの利益にとって好ましいものではないと考えている。
2021年3月1日から適用される審査ガイドラインの改訂では、F-IV-4.3(iii)項で、出願人の義務がより強調された。例えば、「添付の請求項の範囲に含まれない実施形態は、単に発明を理解するのに適した例として考慮される」といった定型文を挿入したり、「発明」という表現を「開示」に、「実施形態」という表現を「例」や「態様」などに変更したりするなど、実務者が開発した特定の抜け道に異議を唱えるよう、審査官に指示されました。

EPO事務局は、ガイドラインの要件を裏付けるために、2008年2月14日付の審判部3.3.09の過去の決定T 1808/06に依拠している。この決定において、審判部は、「補正された主題と矛盾する明細書及び／又は図面の開示は、通常、削除されるべきである」とし、「補正された請求項によってもはやカバーされない実施形態への言及は、これらの実施形態が補正された主題の特定の態様を強調するために有用であると合理的に考えられる場合を除き、削除されなければならない。そのような場合には、ある実施形態が特許請求の範囲に含まれていないという事実を目立つように記載しなければならない」としている。しかし、これは異議申立事件であり、当事者はその点について議論していなかった。問題となっていたのは、クレーム文言の明確性（EPC84条）や明細書の修正が必要かどうかではなく、明細書の補正のある方法がEPC123条2項に違反して、出願時の内容を超えた主題の拡張をもたらしたかどうかであった。

より最近の決定であるT1989/18において、審判部は、「9ページ目の23行目から10ページ目の18行目に開示された主題は、発明の表現ベクトルに関して特許付与されうる請求項17の主題よりも広い」という理由で、明細書がEPC第84条の要件を満たしていないという理由で出願の拒絶を検討していました。審判部は、明細書にクレームされていない主題が含まれている場合、クレームの明確性に影響を与えるかどうかという問題を直接検討した。

十分な理由付けのある決定において、審判部は否定的に回答した。
EPC 第 84 条は「請求項は保護が求められている事項を定義しなければならない。請求項は明確かつ簡潔であり、明細書によって裏付けられていなければならない」とある。T 1989/18において、審査会は、以下の点を考慮し、これを拒絶の適切な法的根拠として却下した。

    請求項は、通常の知識で読めばそれ自体が明確でなければならないが、明細書から得られる知識を用いてはならない。
    記載されていない主題をクレームすることは許されないが、クレームがそれ自体で明確であり、明細書によってサポートされていれば、明細書にクレームされていない主題が含まれていても、その明確性は影響を受けない。

さらに、審判部はEPC施行規則の他の条項も分析した。すなわち、規則42(1)c)（「明細書は、請求項に記載された発明を開示しなければならない（...）。 明細書は[...]請求項に記載された発明を、そのように明示されていなくても技術的問題とその解決策を理解できるような用語で開示し、背景技術を参照して発明の有利な効果を記載しなければならない」）と、規則48(1)c)（「欧州特許出願は、状況に応じて明らかに無関係または不必要な記述またはその他の事項を含んではならない」）である。

審判部は、規則42(1)c)は、一般的に言って、特許を意図した請求項に沿って明細書を補正すること、及び請求されていない実施形態を開示する記述の箇所を削除することを出願人に要求する法的根拠とはなり得ないと考えた。審査部が出願を拒絶すべく見解を提供した箇所は、技術的課題とその解決策の理解を損なうものではないと判断した。

規則48について、審判部はEPCの準備作業を見て、これを拒絶理由にすることは立法者の意図ではないと判断した。

現時点では、EPO審査部が審判部による明確で理にかなった意見に従うかどうかはわからない。審査部がこの問題について出願人に異議を唱え続けるかどうか、もしそうであれば、判決がT1989/18と整合性を保つかどうかはまだわからない。もしEPO事務局が現行のガイドラインF-IV-4.3(iii)を主張したいならば、EPO長官は、T 1808/06での陳述から、この問題を拡大審判部に持ち込もうとするかもしれません。

いずれにしても、T 1989/18決定は、審査部が、明細書から実施形態を削除したり、クレームしない旨のマークを付けたりすることを明確性の理由から求めることについて同意しない出願人が依拠することができる。

審判部の決定は出願人に優しいが、F-IV-4.3(iii)の現行ガイドラインはそうではないことに留意すべきである。