Disclaimer à l'OEB : un bref historique

1. La décision G 1/16 de la Grande Chambre de Recours (GCR) a fait beaucoup parler avant d’être rendue fin 2017. Voici quelques repères pour ceux qui auraient oublié les derniers développements en la matière.

Les disclaimers sont de manière connue des limitations négatives dans les revendications, qui excluent typiquement des modes de réalisation ou domaines particuliers. On distingue les disclaimers supportés par la description initiale (positivement par l’utilisation possible de ce que l’on exclut, e.g. « la charge peut être une silice », ou négativement via la mention même de l’exclusion, e.g. « la charge n’est pas une silice ») et les disclaimers au contraires non supportés par la description initiale.

2. La décision G 1/03 de la GCR reconnaissait la recevabilité des disclaimers non supportés à condition qu’ils satisfassent aux conditions suivantes :
(i)    Nécessaires pour restaurer la nouveauté au vu d’une antériorité selon l’article 54(3) CBE ou fortuite (domaine éloigné) selon l’article 54(2) CBE, ou bien pour écarter un objet exclu de la brevetabilité (e.g. méthode de traitement thérapeutique ou chirurgical) ;
(ii)    Excluent juste le nécessaire au vu de (i), une exclusion excessive étant contraire à l’article 123(2) CBE ;
(iii)    N’ont aucun effet sur l’évaluation de l’activité inventive ou de la suffisance de description ; et
(iv)    Sont clairs et concis pour l’exclusion revendiquée.

3. La décision G 2/10 de la GCR reconnaissait la recevabilité des disclaimers supportés négativement mais exigeait, pour ceux supportés positivement (e.g. la charge peut être la silice), que l’objet restant dans la revendication du fait du disclaimer dérive directement et sans équivoque pour un homme du métier de la demande initiale, au vu des circonstances particulières de l’espèce incluant la relation entre l’objet exclu et l’objet restant dans la revendication (« Gold Standard Test »).

4. La décision G 1/16 a répondu à la question de savoir si ce test est également applicable aux disclaimers non supportés, en confirmant que ces derniers doivent uniquement satisfaire aux conditions de G 1/03 et non de G 2/10, essentiellement du fait que l’application de ce test strict aux disclaimers non supportés les aurait rendu presque toujours irrecevables du fait de la difficulté de faire dériver directement l’objet restant dans la revendication de la demande initiale en l’absence de support.

5. Il convient de noter qu’il est toujours risqué d’introduire un disclaimer dans une revendication indépendante à l’OEB, du fait du piège bien connu entre les articles 123(2) et 123(3) CBE en opposition (cas où la suppression d’un disclaimer jugé comme ajoutant de la matière nouvelle étend de manière prohibée la portée de la protection conférée par la revendication).

On ne peut que conseiller de prévoir dans la description initiale d’une demande des supports textuels pouvant servir en cas de besoin de disclaimers supportés négativement.

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