Éligibilité des revendications de brevets aux États-Unis selon l’article 35 U.S.C. 101 : nouvelles directives d'examen USPTO

Jusqu’à une période relativement récente, les inventeurs pouvaient obtenir un brevet américain sans vraie limite pour « tout ce qui est utile sous le soleil ».

Dans les années 80, des demandes de brevets sur des « business methods » et des tentatives pour protéger tout ou partie du génome humain ont généré une jurisprudence tendant à limiter les possibilités d’obtenir de tels brevets. Cette jurisprudence venant compléter le seul article écrit, à savoir 35 U.S.C. 101 : « Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title ».

Il y a donc maintenant des exceptions officielles à la brevetabilité, regroupées sous le vocable de Judicial Exception.

Ces exceptions ont été fixées par les jurisprudences successives et comprennent notamment les lois de la nature, les phénomènes naturels, les idées abstraites, les principes scientifiques les produits de la nature, les algorithmes mathématiques désincarnés.

Les examinateurs de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) sont en charge de vérifier que les revendications ne tombent pas dans ces exceptions. À ce titre, les directives d’examen de l’USPTO (« MPEP ») donnent un cadre aux examinateurs. Ces directives sont régulièrement mises à jour par l’Office pour prendre en compte l’évolution de la jurisprudence, mais également, comme cela a été le cas dans l’importante mise à jour de ce 4 janvier, pour préciser l’examen relatif à ces exceptions, notamment au moyen de tests, et essayer de réduire l’aléa des décisions de l’USPTO.

Déjà en 2012, la méthode du test « Machine ou transformation », introduite après la décision Bilski, a été remplacée par une méthode à deux tests successifs faisant suite aux décisions dites Alice et Mayo.

Les tests en question et leur évolution apportée par la mise à jour de janvier 2019 sont représentés sur l’organigramme ci-dessous.

La première étape (« Step 1 ») est généralement facile à franchir. Il en est autrement des étapes suivantes (« Step 2A » et « Step 2B ») qui laissent une large place à l’interprétation de l’examinateur.

Les directives d’examen de janvier 2019 viennent notamment compléter l’étape 2A avec deux sous-étapes (« Prong 1 » et « Prong 2 »).

En substance, la première (« Prong 1 ») des sous-étapes vient limiter les cas où les idées abstraites sont potentiellement exclues, c’est-à-dire aux cas où celles-ci sont des concepts mathématiques, des méthodes d’organisation de l’activité humaine ou un processus mental. 

La deuxième (« Prong 2 ») des sous-étapes introduites relève également d’une démarche d’objectivation, à savoir, d’évaluer si les idées abstraites sont intégrées dans une application pratique.

Ces nouvelles directives, et notamment cette deuxième sous-étape, nous offrent de bons outils pour défendre nos brevets qui intègrent de plus en plus de composantes informatiques (applications smartphones, méthodes de simulation, transmissions de données, etc.) et se heurtent donc de plus en plus à ces exceptions. 

USPTO (2019, 4 janvier). U.S. Patent and Trademark Office announces revised guidance for determining subject matter eligibility. Consulté sur https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-patent-and-trademark-office-announces-revised-guidance-determining-subject