G 4/19 : la question de la double brevetabilité

La Convention sur le Brevet Européen (CBE) ne traite pas de façon explicite du cas de la « double brevetabilité », c’est-à-dire du traitement appliqué à une demande de brevet ayant le même objet qu’un brevet délivré au nom du même déposant et ayant la même date (de dépôt ou de priorité).

La Grande Chambre de recours représente la plus haute juridiction de l’Office européen des brevets (OEB). Ses précédentes décisions G 1/05 et G 1/06 relatives à la pratique des demandes divisionnaires, n’avaient mentionné qu’en passant le principe de l'interdiction de la double protection par brevet. La Grande Chambre avait tout de même considéré qu’un intérêt légitime du demandeur pouvait être pris en compte, par exemple, dans un cas où celui-ci souhaite obtenir dans un premier temps une délivrance rapide sur un objet limité, couvrant strictement un produit commercialisé, puis rechercher une portée plus large, englobant d’autres produits proches. 

Dans la décision G 4/19 rendue le 22 juin dernier, la Grande Chambre a abordé les questions suivantes :

1) Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et qui ne fait pas partie de l'état de la technique ?
2) Si la réponse à la première question est oui, alors quelles sont les conditions pour un tel rejet, et ces conditions diffèrent-elles selon que la demande de brevet européen examinée a été déposée : 
a) à la même date que, ou
b) en tant que demande parente ou demande divisionnaire de, ou
c) en revendiquant la même priorité que la demande ayant conduit à la délivrance du brevet au même demandeur ?

Après analyse des différents textes et des « Travaux préparatoires » ayant conduit à l’accord sur la CBE, la Grande Chambre a répondu « oui » à la question 1 et a indiqué qu’une demande de brevet pouvait être rejetée sous le motif de « double brevetabilité » si elle revendique le même objet et si elle désigne les mêmes Etats qu’un brevet européen délivré au nom du même déposant et qui ne fait pas partie de l’état de la technique opposable à la demande. La Grande Chambre considère que le rejet s’applique dans chacun des trois scénarios a, b, c de la question 2.

La protection du même objet par deux brevets européens est donc exclue par la Grande Chambre. Ceci confirme la pratique en vigueur de l’OEB, indiquée dans les Directives d’Examen (G-IV, 5.4). Les objections soulevées sous ce motif sont semblables aux « statutory double patenting rejections » aux Etats-Unis. 

La Grande Chambre ne tient plus compte, comme elle l’avait fait dans les décisions G 1/05 et G 1/06, d’un éventuel intérêt légitime du demandeur dans la délivrance de deux brevets, notamment dans le cas où l’un d’eux serait issu d’une première demande et l’autre d’une deuxième demande revendiquant la priorité de la première et susceptible de rester en vigueur un an de plus. Le cas de revendications de portées différentes dans les demandes successives semble être réglé par la limitation au « même objet » de l’interdiction de double brevetabilité, puisque la Grande Chambre n’a pas remis en cause la pratique actuelle de l’OEB.

La Grande Chambre a par ailleurs indiqué que sa position s’applique aux demandes en instance devant la Division d’Examen mais pas aux brevets délivrés. Il n’est donc pas possible de soulever une objection de double brevetabilité lors, par exemple, d’une procédure d’opposition. 

Office européen des brevets - Décision G 4/19