La Grande Chambre de recours apporte des clarifications quant à l’admissibilité des disclaimers non divulgués.

Décision G 1/16 - La Grande Chambre de recours apporte des clarifications quant à l’admissibilité des disclaimers non divulgués.

La Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets (OEB) a récemment rendu publique la décision très attendue G 1/16 sur les disclaimers non divulgués. La décision établit que la décision G 2/10, qui traitait des disclaimers divulgués, n'est pas le critère pertinent pour évaluer les disclaimers non divulgués. Les disclaimers non divulgués doivent plutôt suivre la décision antérieure G 1/03.

Contexte

Classiquement, les revendications récitent des caractéristiques / éléments techniques qui définissent l'invention, c'est-à-dire des caractéristiques "positives". Les disclaimers, cependant, excluent typiquement des modes de réalisation spécifiques d'un objet plus généralement défini et sont donc formulés comme des caractéristiques "négatives". Bien que cela ne soit pas explicitement prévu dans la Convention sur le Brevet Européen (CBE), les disclaimers ont été largement utilisés, en particulier dans le domaine de la chimie et des sciences de la vie.

D’une manière générale, le principal problème des disclaimers (non divulgués et divulgués) est de savoir si leur ajout dans une revendication introduit un objet non divulgué dans la demande telle que déposée, à savoir si leur introduction enfreint l'article 123(2) CBE.

Précédemment, la décision G 1/03 traitait de l'admissibilité d'une modification d’une revendication par l'introduction d'un disclaimer non divulgué. Comme son nom l’indique, un "disclaimer non divulgué" est un disclaimer dont l’objet n’a pas été divulgué dans la demande telle que déposée. Selon G 1/03, de tels disclaimers ne peuvent être admis que pour :

•  rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) CBE,
•  rétablir la nouveauté par rapport à une divulgation fortuite relevant de l’article 54(2) CBE,
• exclure un objet qui tombe sous le coup d’une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques.

Par la suite, la décision G 2/10 a été publiée, concernant également les disclaimers. En l'espèce, il a été jugé que pour qu'un disclaimer puisse être autorisé en vertu des exigences de l’article 123(2), il doit respecter les conditions d’un test appelé « gold standard ». Selon ce test, il convient d'évaluer si l'homme du métier aurait, en utilisant ses connaissances générales, considéré l'objet restant dans la revendication après l’introduction du disclaimer comme divulgué dans la demande telle que déposée, explicitement ou implicitement, mais de manière directe et non-ambiguë.

Cette décision semble indiquer que le test « gold standard » s’applique également pour les disclaimers non divulgués. Or, si l'on applique ce test lors de l'évaluation d'un disclaimer non divulgué dans le cadre des exigences supplémentaires de l'OEB, il est quasiment impossible qu'un tel disclaimer soit admissible.
 

Décision G1/16 de la Grande Chambre de recours

Au regard de cette discordance, des questions ont été posées à la Grande Chambre de recours afin de savoir si le test « gold standard » de la décision G 2/10 était également applicable au cas des disclaimers non divulgués, et dans l'affirmative si le test « gold standard » devait être appliqué seul, ou en combinaison avec les conditions de G 1/03.

La Grande Chambre a examiné ces questions et a conclu dans sa décision G 1/16 que les disclaimers non divulgués et les disclaimers divulgués devraient être traités séparément, en utilisant différents tests. Par conséquent, pour les disclaimers non divulgués, les tests d'admissibilité énoncés dans la décision G 1/03 devraient être considérés. Par contre, pour les disclaimers divulgués, le test à appliquer pour l'admissibilité est le test « gold standard » de G 2/10.

Qu’il soit divulgué ou non, chaque disclaimer trouve donc désormais un test à son pied !