Saisie-contrefaçon et partialité de l’expert

La saisie-contrefaçon est en bien des aspects une spécificité de plus de la procédure française. Cette mesure probatoire est encadrée par les dispositions de l’article L615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) qui prévoit que :

Saisie-contrefaçon : comment ça marche ?

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Cette mesure permet donc l’obtention d’informations confidentielles sur le fondement d’une seule présomption de contrefaçon et de façon non contradictoire.

Des dispositions comparables existent en Allemagne et dans le nord de l’Europe. Dans ces pays,  les juges sont particulièrement prudents à ce sujet et encadrent de près l’exécution de ces mesures, soit parce que le droit y est moins civiliste, soit parce que les libertés fondamentales y ont été particulièrement malmenées par le passé.

Le caractère apparemment exorbitant du droit commun de la saisie-contrefaçon et la méfiance de nos voisins génèrent de nombreuses évolutions et complications quant à sa mise en œuvre en France, pourtant pays de droit romain.

L’obtention d’une ordonnance en saisie-contrefaçon, une mesure de droit ?

Liminairement, l’obtention d’une ordonnance n’est a priori nullement subordonnée à la production de preuves de la contrefaçon.

Jusque récemment, il était établi que le juge de la saisie n'a pas le pouvoir de refuser l'autorisation d'y procéder qui a été demandée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (loi (Cass. com., 29 juin 1999, n° 97-12.699 : JurisData n° 1999-002744 ; D. 1999, p. 207, préc. n° 54. – CA Aix-en-Provence, 1er déc. 1976 : Ann. propr. ind. 1978, p. 293 ; PIBD 1977, n° 186, III, p. 63. – V. supra n° 25 . – Contra, CA Paris, pôle 1, 3e ch., 28 janv. 2014, n° 13/08128, préc. n° 25).

La directive du 29 avril 2004 2004/48/CE (transposée en droit français par la loi du 29 octobre 2007) dans son article 7, paragraphe 1^er, exige du saisissant qu'il rapporte « des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations ». Mais elle prévoit aussi que la loi nationale peut être plus favorable au titulaire des droits (art. 2-1). Il n'y a pas non plus contrariété avec l'article 50-3° des accords ADPIC, qui a été mis en œuvre par la directive, puisque l'article 1^er des accords permet aux États signataires d'accorder une protection plus large. Dès lors, il semble que l’exigence d’un commencement de preuve pour obtenir une ordonnance de saisie-contrefaçon ne découle pas directement de cette directive.

Toutefois, suite à sa transposition les juges français ont commencé à poser la question de savoir s’il fallait apporter des éléments de preuve au soutien d’une requête en ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon. Des décisions contradictoires sont rendues à ce sujet.

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 janvier 2014 (CA Paris, pôle 1, 3e ch., 28 janv. 2014, n° 13/08128) ouvre ainsi la première brèche en jugeant il convient que la demande ne repose pas sur de simples affirmations ou allégations non étayées par un minimum de pièces et donc en l’espèce que dès lors l’autorisation de saisie-contrefaçon n’était pas fondée et aucun élément n’existait pour la justifier ; que l’ordonnance entreprise doit être infirmée et l’ordonnance sur requête du 25 juin 2012 visant Huawey rétractée.

Si cette décision avait provoqué quelque émoi en son temps, d’aucuns y ont vu une application logique de la directive européenne suscitée, permettant avantageusement de rapprocher le droit français des interprétations allemandes et nordiques de la saisie-contrefaçon ( voir Propr. intell. 2014, n° 52, p. 320, obs. J.-Ch. Galloux ). Ce point de vue parait contestable au vu de ce qui précède. D’autant que cette décision s’inscrit à rebours des travaux parlementaires de la loi de 2007 qui confirment la volonté du législateur français de maintenir le droit antérieur en tirant profit de la disposition permettant à la loi nationale d’être plus favorable au titulaire des droits. (P. Gosselin Rapport à l’Assemblée Nationale n° 178, oct. 2007, p. 93).

De fait, deux arrêts de la cour d’appel de Paris en date du 26 mai 2017 (CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 26 mai 2017, n° 15/10201 et  15/10204) infirment une ordonnance de rétractation jugeant que « conformément à l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle sur lequel se fonde la saisie- contrefaçon en matière de brevet, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers à une saisie-contrefaçon dans les conditions et forme que la loi détermine, sans que ne soit exigée la preuve ou même le commencement de preuve de la contrefaçon que la mesure sollicitée a précisément pour but de rapporter ». La formulation choisie est éloquente.

Mais la cour d’appel de Paris a récemment déclaré fondée une demande en rétractation d'une ordonnance de saisie-contrefaçon en considérant que les moyens invoqués au soutien de la requête étaient inexacts (CA Paris, 11 sept. 2018, n° 18/01099 : PIBD 2018, n° 1104, III, p. 682).

Ironiquement, la directive européenne avait vocation à généraliser la saisie-contrefaçon française au niveau européen.

Ces décisions aussi nombreuses que contradictoires mettent en évidence un problème de sécurité juridique important et d’autant plus sensible qu’il concerne une mesure probatoire.

La mise en cause de l’indépendance du conseil en propriété industrielle menace la saisie-contrefaçon

D’autres complications interviennent relativement à la disposition de l’article L615-5 CPI prévoyant que l’expert procédant à la saisie peut se faire assister par des experts désignés par le demandeur.

Ainsi, afin de parer à toute éventualité, il est devenu courant que le conseil en propriété industrielle habituel du demandeur fournisse une note technique à l’appui d’une requête d’ordonnance à des fins de saisie-contrefaçon. Cette note a vocation à étayer la requête et à fournir le commencement de preuve requis par le juge plus souvent qu’à son tour.

S’est alors posée la question de l’indépendance du conseil en propriété industrielle habituel du demandeur, notamment après avoir rédigé cette note.

En l’absence de dispositions contraires, l’expert accompagnant l’huissier a souvent été un salarié du demandeur (e.g. CA Paris, 18 avril 1984 : RTD com. 1985, p11, obs. A Chavanne et J. Azéma). Le lien de subordination liant l’expert à la partie saisissante posant un problème évident d’indépendance et générant un risque important d’espionnage industriel, un arrêt de la cour de cassation a fixé que l’huissier ne pouvait être accompagné par le préposé du saisissant (Cass. Com., 28 avr. 2004 : JCP G 2004, II, 10171).

Mais quid du conseil en propriété industrielle habituel du demandeur ? Se fondant sur l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui garantit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial », la cour d’appel de Toulouse avait ainsi rendu un arrêt de rétractation d’ordonnance à des fins de saisie-contrefaçon, estimant que le conseil habituel du demandeur n’était pas indépendant et était susceptible d’influencer trop fortement l’huissier lors de ses opérations de saisie, privant la partie saisie du droit à un procès équitable (CA Toulouse, 17 avril 2003 : Comm. Com. elect. 2004 comm. 3, 2^e décision).

Un arrêt de la cour de cassation rendu le 8 mars 2005 (Cass. Com., 8 mars 2005, n°03-15.871, Sté Miniplus c/Sté Capitole Carton) avait fixé la jurisprudence à cet égard en cassant cet arrêt, jugeant que le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d’expert du saisissant dans le cadre d’une saisie contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. En effet, la profession de conseil en propriété industrielle est encadrée par une déontologie et l’article R422-52 CPI dispose notamment qu’ils doivent exercer leur profession avec dignité, conscience, indépendance et probité.

Il était donc établi que le conseil habituel d’une partie pouvait assister l’huissier lors de ses opérations de saisie-contrefaçon.

Toutefois, un nouvel arrêt, rendu le 27 mars 2018 par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire JC BRAMFORD EXCAVATORS Limited v. SA MANITOU BF est revenu sur ce point.  

Dans cet arrêt, la cour estime ainsi que les deux CPI désignés par la société saisissante n’étaient pas impartiaux au sens de l’article 6 CEDH, puisqu’ils avaient préalablement réalisé une « expertise privée » pour le compte du client requérant, sur l’un des modèles MANITOU suspectés de contrefaçon. Cette « expertise » avait été réalisée afin d’obtenir l’ordonnance (voir supra).

La cour a donc ordonné l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la restitution immédiate des éléments saisis, la destruction immédiate du procès-verbal et des copies des éléments saisis, l’interdiction d’utiliser et de communiquer le procès-verbal de saisie-contrefaçon ainsi que les éléments saisis, et le paiement des dépens et de 10 000 euros au titre de l’article 700 CC.

Comme le pointait déjà du doigt Christophe Caron en mai 2005, lorsque la saisie contrefaçon porte sur des objets complexes, il est nécessaire que l’huissier se fasse assister d’une personne qui pourra l’aider. Or, cette aide ne peut venir véritablement que d’une personne qui connaît les dossiers et les caractéristiques d’un brevet, bien souvent rédigé par ses soins (C. Caron, Propriété Industrielle n°5, mai 2005, étude 14).

Si l’huissier ne peut plus se faire assister du conseil habituel du demandeur, quel expert convient-il de désigner pour l’assister ? Un autre conseil étranger au dossier ne sera pas plus indépendant dans la mesure où il devra prendre connaissance du dossier au préalable et sera également mandaté par la partie saisissante.

Priver la partie saisissante de la possibilité de se faire assister par son conseil en propriété industrielle revient donc peu ou prou à empêcher le recours à la saisie-contrefaçon, surtout dans un contexte où l’obtention d’une ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon est de fait de plus en plus subordonnée à la production d’un commencement de preuve émanant le plus souvent du conseil en propriété industrielle du demandeur.

La jurisprudence a donc créé une situation inextricable où il est nécessaire de fournir un commencement de preuve pour pouvoir procéder à une saisie-contrefaçon, mais sans se prononcer sur la contrefaçon au risque de priver la partie saisie du droit d’être entendu équitablement par un tribunal indépendant et impartial.

Un pourvoi en cassation a été formé et plusieurs associations professionnelles telles que la CNCPI et l’ACPI ont fourni des commentaires. Un arrêt est attendu prochainement. Celui-ci ne serait pas rendu en chambre plénière, ce qui laisse espérer un alignement de la Cour de Cassation sur sa jurisprudence précédente. Mais ce pourvoi n’est pas suspensif.

A nouveau, les précautions visant à préserver les parties saisies sont génératrices d’insécurité juridique.

Saisie-contrefaçon : conclusion

La saisie-contrefaçon est donc une mesure encadrée par le seul article L 615-5 CPI.

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers à une saisie-contrefaçon dans les conditions et forme que la loi détermine, sans que ne soit exigée la preuve ou même le commencement de preuve de la contrefaçon que la mesure sollicitée a précisément pour but de rapporter. La directive du 29 avril 2004 2004/48/CE n’y change rien puisqu’elle prévoit la possibilité que la loi nationale ménage des conditions plus favorables au titulaire du titre, possibilité dont le législateur s’est emparée en transposant cette directive comme en atteste les travaux préparatoires de la loi correspondante.

L’huissier menant la saisie-contrefaçon peut se faire assister d’un expert et cet expert peut être le conseil en propriété industriel habituel de la partie saisissante. La profession de conseil en propriété industriel est dotée d’une déontologie et permet précisément d’assurer l’indépendance et la non-communication de données sensibles et confidentielles à une partie concurrente. L’exigence d’indépendance découlant éventuellement du droit à être entendu équitablement est satisfaite par la déontologie de la profession de conseil en propriété industriel. L’expert et l’huissier sont rémunérés par la partie saisissante et ont pour mission de récolter les éléments relatifs à la prétendue contrefaçon, et non d’établir la matérialité de cette prétendue contrefaçon.

Les restrictions récentes venant entraver la bonne exécution de cette mesure probatoire sont purement jurisprudentielles et sont le fruit de magistrats soucieux de préserver la libre-concurrence et de limiter l’espionnage industriel, similairement ce que l’on peut observer dans des pays voisins de droit prétorien.

Toutefois, en droit romain, ces mesures qui se veulent précautionneuses sont en fait sources d’insécurité juridique : le magistrat est d’abord le garant de la bonne application de la loi et ne saurait se substituer au législateur.

En outre, le législateur a prévu suffisamment de garde-fous pour limiter les abus, faisant de la saisie-contrefaçon un des principaux attraits de la procédure contentieuse française.