Pour les titulaires de marques françaises, le 1er avril 2020 sonne l’entrée en vigueur des procédures administratives de nullité et de déchéance que nous avons détaillées dans le cadre de notre article diffusé le 23 Janvier dernier.  

Ces actions doivent désormais être portées directement devant l’INPI lorsqu’elles sont introduites à titre principal, les Tribunaux ne conservant une compétence que dans certains cas spécifiques (action connexe ; action reconventionnelle, action en nullité fondée au moins sur un droit d’auteur, dessin ou modèle, droit de la personnalité…). 

La simplification de ces procédures peut générer un volume important de dossiers et donc ralentir leur traitement, mais des décisions plus rapides peuvent être espérées. Autant de facteurs qui laissent craindre une multiplication des actions en nullité et/ou déchéance devant l’INPI et imposent une adaptation de votre stratégie de Propriété Industrielle.  

En effet, ces procédures n’en restent pas moins techniques, et les actionner impose des vérifications préalables et la définition d’une réelle stratégie pour atténuer tout risque de perte de droit.  

Nous proposons ici de vous accompagner dans ces modifications majeures et vous sensibiliser aux actions stratégiques qui mériteraient d’être mises en place pour sécuriser votre portefeuille de marques et anticiper votre défense face à ces nouvelles procédures. 

Commençons ce premier volet avec l’action en déchéance, sollicitée à titre principal.

Cette procédure vient sanctionner les faits suivants, et sera donc formée devant l’INPI :

Action en déchéance pour non- usage	Action en déchéance pour dégénérescence	Action en déchéance pour motifs spécifiques
L’absence d’usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 ans, sans justes motifs	La marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service ;  La marque devenue déceptive et/ou trompeuse	Motifs spécifiques propres aux marques collectives ou de garantie

 

L’apparente facilité avec laquelle cette action en déchéance peut être engagée nécessite la mise en place d’actions préventives avec un triple objectif de : 
I)    sécuriser les notifications émises par l’INPI ; 
II)    renforcer vos droits de marques ; 
III)    nous aider à mieux vous défendre.  

Recommandation n° 1 : Mettre à jour les coordonnées de vos marques 

Une fois l’action en déchéance déposée, l’INPI disposera d’un mois pour examiner sa recevabilité, déclencher la procédure et la notifier par courrier simple à son déposant et/ou mandataire à l’adresse mentionnée au Registre National des Marques (RNM). Cette notification sonne la mise en œuvre de l’ensemble des délais attachés à cette procédure, le premier d’entre eux imposant une réponse du titulaire de la marque sous 2 mois. 

Toute erreur dans le nom du titulaire ou dans son adresse tels que mentionnés au RNM pourrait vous être préjudiciable, en l’absence de mandataire inscrit. 

Juridiquement, l’inscription des changements de nom, d’adresse, de forme juridique n’est pas obligatoire. Elle nous semble aujourd’hui devenir une précaution fortement recommandée afin d’éviter la perte de vos droits, voire indispensable. 

En effet, être notifié à une adresse erronée peut être lourde de conséquence : privation de la faculté de se défendre, incapacité à produire des preuves d’usage, perte de votre droit…  sans qu’à notre connaissance, la preuve de l’absence de réception de cette notification ne soit un cas ouvert de recours (nul doute que la jurisprudence aura à en débattre). 

Quelles actions mettre en place ? 

Recommandation n° 2 : Définir une politique de preuve d’usage de vos marques

L’action en déchéance devient une carte redoutable à abattre vis-à-vis d’un droit antérieur détecté dans le cadre d’une recherche de disponibilité afin de surmonter un obstacle remplissant en apparence les conditions de non-exploitation. 

Neutraliser cet obstacle via cette action en déchéance devant l’INPI est une option intéressante. 

Vous pouvez décider d’en être à l’origine, comme vous pourriez la subir. 

Pour contrer et surtout anticiper ces futures actions, nous recommandons de mettre en place une politique de preuves d’usage consistant à collecter, conserver et faire analyser les preuves d’usage de TOUTES vos marques. 

L’impératif reste pour vous de pouvoir justifier, par tout moyen, d’un usage sérieux de chacune de vos marques, pour tous les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées. 

Les recommandations formulées dans le cadre de notre article du 29 Juin 2018 restent en partie d’actualités et une vérification mérite d’être initiée afin de s’assurer que les bonnes pratiques sont ancrées. 

La preuve de cette exploitation vous incombe et elle peut être apportée par tous moyens, parmi lesquels :

Catalogues et brochures commerciales ;	Emballages, étiquettes, photographies de produits ;
PLV, stands de vente et d’exposition ;	Participations aux foires et autres salons (photographies attestant une présence commerciale in situ datée) ;
Factures et bons de commandes ; Barèmes de prix ;	Chiffre d’affaire réalisé par produits ou services et attesté par un tiers à l’entreprise ;
Dossiers de presse ; Annonces publicitaires ou commerciales ;	Investissements et achat d’espaces publicitaires ;
Pages de sites Internet mettant en évidence la vente, l’offre en vente et la promotion des produits ou services sous la marque concernée (espaces de vente en ligne, devises de paiement acceptées, zones géographiques de livraison, langues du site, etc.) ;	Historique des pages de sites internet et de leurs modifications, via des sites dédiés ;
Sondages commerciaux ;	Récompenses et prix obtenus ;
Statistiques ciblées et décryptées de visites de sites internet commerciaux accompagnées de preuves de commandes de produits via ces sites ;	Articles et déclarations d’utilisateurs de blogs, forums de discussion, réseaux sociaux ;
Listes de distributeurs des produits ou services marqués ;	Contrats d’exploitation et de distribution conclus ;
Sponsoring, partenariats ;	...

 

Ces documents doivent être datés. Le cas échéant, le recours à un officier ministériel peut être organisé à échéance régulière pour donner force probante à ces preuves. 

Cette condition d’usage était capitale pour maintenir son droit. Elle se voit aujourd’hui renforcée, les preuves de cet usage sérieux pouvant être sollicitées dans plusieurs scénarii devant l’INPI et notamment : 

I)    dans le cadre d’une opposition : le déposant peut solliciter des preuves d’usage de la marque antérieure sur la base de laquelle l’opposition est formée ; 

Période à prendre en compte : usage sérieux au cours des 5 années précédant la date de dépôt ou de priorité de la demande contestée. 

Conséquence : Rejet de l’opposition ou examen au regard des seuls produits et services pour lesquels un usage sérieux pourra être prouvé.

II)    dans le cadre d’une action en déchéance engagée devant l’INPI 

Période à prendre en compte : usage sérieux au cours des 5 années précédant l’action en déchéance 

Conséquence : Déchéance totale ou partielle 

III)    dans le cadre d’une action en nullité pour motifs relatifs, fondée sur une marque antérieure soumise à obligation d’usage

Double période à prendre en compte : le titulaire du droit contesté peut exiger du demandeur à l’action en nullité, qu’il prouve un usage sérieux de sa marque antérieure soumise à obligation d’usage : 
-    au cours des 5 années précédant la date à laquelle l’action en nullité a été formée ; 
-    au cours des 5 années précédant la date de dépôt ou de priorité de la demande contestée. 

Conséquence : Rejet de l’action / Examen au regard des seuls produits et services pour lesquels un usage sérieux pourra être prouvé 

Le chevauchement de ces périodes d’usage impose la mise en place d’une politique d’usage rigoureuse afin de collecter, à échéance régulière, tous les actes matériels retraçant l’exploitation réelle et sérieuse de chacune de vos marques vous permettant ainsi de disposer de dossiers solides. 

Quelles actions mettre en place ? 

 

 

 

 

 

Recommandation n° 3 : Utiliser votre marque sous sa forme déposée 

Il convient de garder à l’esprit que :
-    vos marques doivent être exploitées sous la forme déposée ou sous une forme légèrement modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, et lorsque cela s’impose, associées au sigle ® ; 
-    tout usage de vos marques dans un sens descriptif et/ou générique est à proscrire ; 
-    il vous appartient de ne pas laisser le public utiliser votre marque dans un sens usuel/générique et réagir le cas échéant contre ces éventuels usages (Lettre de mise en demeure, actions judiciaires…) ;

Quelles actions mettre en place ?

 

 

 

En définitive,  

Il sera intéressant de voir dans les prochains mois si l’INPI enregistre un nombre important d’actions en déchéance pour défaut d’usage comme certains le pressentent. En tout état de cause, les titulaires n’hésiteront pas s’en servir pour neutraliser un droit considéré gênant au lancement de leurs projets. 

Une précaution sera de mise : relever le défi de produire des preuves d’usages de vos marques et amener l’INPI à reconnaître leur pertinence pour éviter des mauvaises surprises. 

Les enjeux sont doubles : I) la pérennité de votre portefeuille et sa portée en dépendent, II) mais également la recevabilité et les chances de succès de vos actions. 

La solution est unique : anticiper votre politique de collecte et conservation des preuves d’usage. Et les techniques existent (horodatage, recours à des officiers ministériels…) 

Il faut y voir une opportunité autant qu’un risque, et votre stratégie de marque doit être adaptée en conséquence. 

Les Conseils de PLASSERAUD IP restent à votre disposition pour étudier et déterminer avec vous la meilleure stratégie à mettre en place pour sécuriser vos portefeuilles.