La comparaison des signes en droit des marques : focus sur les marques de footballeurs

Cet article sera consacré à la comparaison des signes en droit des marques, analyse essentielle dans l’étude du risque de confusion et plus particulièrement à l’importance de la comparaison conceptuelle.

Rappelons d’abord que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 11 novembre 1997, SABEL B. V. c/ PUMA A.G., C-251/95), le risque de confusion entre deux marques doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale, doit, en ce qui concerne les signes, porter sur leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.

C’est sur ce dernier critère que nous allons nous attarder autour de deux décisions rendues cette année et où dans des circonstances proches, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et l’Institut National de la Propriété Intellectuelle français (l’INPI), ont adopté des approches différentes.

Les footballeurs Lionel MESSI et Neymar da Silva Santos Júnior dit Neymar Jr ne sont sans doute plus à présenter. Stars planétaires sûrs et en dehors des terrains, leaders charismatiques de clubs et sélections nationales parmi les plus célèbres, leurs talents footballistiques et leur image en font des symboles marketing et donc des marques.

 

1^ère mi-temps : quand le football est considéré impacter l’ensemble du grand public

Dès 2011, Lionel MESSI a déposé une demande d’enregistrement auprès de l’EUIPO, notamment pour des vêtements, chaussures et autres articles de sport, sur le signe suivant :

 

Cette demande a néanmoins été contestée par une société espagnole basée non loin de Barcelone, J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L., titulaire de plusieurs marques MASSI, également enregistrées pour des vêtements et chaussures.

En 2013, la Division d’Opposition de l’EUIPO a confirmé l’existence d’un risque de confusion, les signes étant visuellement et surtout phonétiquement très similaires (malgré une certaine stylisation et la présence d’un logo dans la marque du footballeur, convenons, nous aussi, que les termes MESSI et MASSI sont parfaitement visibles/lisibles et ne diffèrent pas beaucoup l’un de l’autre).

Cette position a ensuite été maintenue par la Chambre des Recours (en appel).

L’EUIPO a adopté une approche classique : les ressemblances visuelles et phonétiques sont telles qu’un risque de confusion est à craindre, de sorte que la marque contestée doit être refusée à l’enregistrement.

N’ayant pas gagné cinq Ballons d’Or (un record) sans combattre, Lionel MESSI a saisi le Tribunal de l’Union européenne, pour s’appuyer non pas sur les différences visuelles et phonétiques (qu’il aurait eu du mal à établir), mais sur les différences conceptuelles entre les signes.

Très tactique, Lionel MESSI a ainsi fait valoir la célébrité de son nom patronymique (visible sur son maillot, dans la presse sportive, mais aussi dans la presse généraliste) induisant une différence conceptuelle contrebalançant les similitudes visuelles et phonétiques.

Argument aussi efficace que ses dribles, puisque le 26 avril 2018, le Tribunal annule la Décision de l’EUIPO, considérant qu’il n’y avait aucun risque de confusion entre les marques, en raison d’évocation conceptuelles totalement différentes.

Notons un point important de l’approche du Tribunal dans ce dossier : il considère que le joueur est célèbre au-delà de la sphère footballistique ou même sportive. Et c’est probablement ce point précis qui permet le revirement. Rappelons que selon une jurisprudence constante, le public de référence pour les produits concernés (des vêtements), est « le grand public » et pas seulement les fans de football.

La notoriété de Lionel MESSI, auprès de cette seule catégorie de personne aurait-elle conduit le Tribunal à adopter une analyse différente ?

C’est justement, ce que nous allons voir, au niveau de l’INPI et du non moins célèbre Neymar Jr. 

 

2^ème mi-temps : quand il nous est rappelé que le football peut laisser de marbre une partie du public

Le hasard a voulu qu’à quelques jours d’intervalle, le 13 avril 2018, l’Institut National de la Propriété Intellectuelle français (l’INPI) ait également eu à se positionner dans un cas voisin.

Neymar Jr, par l’intermédiaire de sa société NEYMAR SPORT E MARKETING est titulaire, depuis 2013, d’une marque de l’Union européenne , désignant des vêtements.

Il a souhaité s’opposer à l’enregistrement en France d’une marque N10JR pour des produits identiques.

Rappelons que Neymar Jr porte le numéro 10 à la fois dans son club, le Paris Saint-Germain, et en sélection nationale brésilienne.

L’un des arguments principaux de l’opposant, outre les similitudes entre les signes (reprise des lettres NJR) était la grande notoriété de Neymar Jr et de son numéro 10, allant bien au-delà de la seule sphère footballistique (signalons que le joueur faisait partie du célèbre palmarès des 100 personnes les plus influentes de la planète, édité par Time Magazine, en 2017).

Deux semaines avant que le cas « MESSI » ne soit tranché par le Tribunal de l’Union européenne, l’INPI a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques N10JR et , estimant notamment que « ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel il existe de très fortes similitudes conceptuelles entre le signe contesté et la marque antérieure, dès lors que le terme NJR présent dans les deux signes renvoie pour le consommateur au très célèbre joueur de football du Paris Saint-Germain, Neymar Junior », et que « l’ajout du chiffre 10 ne permet absolument pas une dissimilitude conceptuelle entre les deux signes considérés », ces évocations n’étant pas nécessairement comprises par le consommateur des produits concernés, hors amateur de football.

Tout d’abord, convenons que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes N10JR et étaient plus discutables que dans le cas « MASSI/ MESSI » (une longueur différente alors que les marques sont courtes, l’insertion du nombre 10 qui sépare la séquence NJR...).

Relevons également que si, dans le premier cas, il était question du patronyme du joueur, dont la célébrité ne faisait que peu de doute, dans le second cas, ce n’était pas la notoriété du patronyme NEYMAR Jr, dont il était question, mais de son surnom.

C’est, à notre avis, cette différence notable qui a conduit les Offices à considérer, pour l’un que le vocable MESSI serait compris du grand public et, pour l’autre, que la reconnaissance des initiales NJR ne dépasserait pas la sphère des amateurs de football.

Nous émettrons un léger regret quant à la motivation de l’INPI sur le public pertinent. En effet, en se limitant à reconnaitre que l’évocation du surnom NJR ne parlerait pas au grand public, qui n’est pas nécessairement amateur de football, l’Institut ne s’est pas positionné sur un point qui aurait mérité un développement plus conséquent : si une partie du grand public n’est, certes, pas amateur de football, il n’est pas possible d’ignorer qu’une autre partie l’est. Nous parlons ici du sport le plus suivi en France et du joueur qui en est, sans conteste, la « tête de gondôle ». Il aurait donc été intéressant que l’INPI se positionne plus clairement  sur le fait de savoir si pour impacter la comparaison des signes, l’évocation doit être comprise de tout le public (ce qui semble être sa position) ou si une partie subtantielle de ce dernier suffrait (auquel cas l’Institut aurait considéré que les fans de football ne représentaient pas une proportion suffisante ?).

Nous ne doutons pas qu’à l’avenir, ces questions referont surfaces tant la tendance dans le marketing sportif est de créer des surnoms et marques à partir d’initiales et/ou de chiffres) comme les exemples ci-dessous :

N’oublions donc jamais que les mots ont un sens et que ce dernier ne doit jamais être négligé.