Marque de renommée ? Encore faut-il le démontrer !

Marque de renommée : quand le succès commercial donne des outils juridiques additionnels de défense

La connaissance élevée sur le marché d’une marque, voire la renommée d'une marque, ouvrent à son titulaire des possibilités bien plus étendues en matière de défense de sa marque, que n’en possèdent les détenteurs de droits portant sur des noms inconnus ou moins visibles. 

Le droit donne ainsi aux acteurs du devant de la scène, des armes supplémentaires pour mieux protéger les signes mis en lumière par une forte présence sur le marché, puisque de fait, ils sont plus susceptibles d’attirer contrefacteurs et imitateurs de tout poil.

Ainsi dans les procédures d’oppositions et de nullité, dès lors que le titulaire d’une marque peut démontrer la connaissance de celle-ci sur le marché, ce facteur joue un rôle important dans l’appréciation globale du risque de confusion et peut permettre de caractériser un tel risque même si les signes ou les produits et services sont faiblement similaires.

De la même façon, si le titulaire de la marque apporte la preuve que celle-ci jouit d’une renommée, le champ de sa protection va au-delà des seuls produits et services visés, s’affranchissant du principe de spécialité limitant la protection des marques dites classiques. 

Encore faut-il cependant ne pas se reposer sur ses lauriers

Toutefois, une telle connaissance ou renommée n’est jamais un fait notoire et il appartient aux titulaires de marques d’en fournir des preuves dans les délais prescrits, comme certains opposants ou demandeurs en nullité l’ont appris à leur dépens.

L’affaire Marlboro – Où quand une trop grande confiance en sa célébrité oblige à une procédure de longue durée

On pourrait se dire que la renommée de la marque  pour le tabac ne fait aucun doute, et c’est ce qu’a dû penser son propriétaire lorsque, s’attaquant à la marque postérieure  pour des produits identiques, il se borna à assoir sa revendication de célébrité sur une décision antérieure l’ayant consacrée.

ll paya cher son défaut de dépôt d’un solide dossier de notoriété puisque :

• en première instance, la division d’annulation considéra qu’elle ne pouvait se prononcer sur la base d’une simple décision antérieure
• et que Chambre de recours de l’EUIPO refusa de prendre en compte les preuves additionnelles fournies par la suite, les considérant tardives et donc non recevables.

Ce n’est qu’après cinq ans de procédure et un recours devant le Tribunal général de la Cour de justice de l’Union européenne, que Philip Morris, a réussi à obtenir gain de cause et l’annulation de la marque contestée. 

Et ce uniquement parce que le Tribunal général considéra que la décision antérieure, seul justificatif initialement versé, constituait un commencement de preuve de cette renommée et par conséquent la « Chambre de recours aurait dû, conformément à son devoir de bonne administration, accepter les preuves de la renommée de la marque antérieure présentées pour la première fois devant elle, ne serait-ce que pour les réfuter » (T-105/16, Philip Morris Brands Sàrl c/ EUIPO, le 1er février 2018). 

L’affaire PUMA – Où quand les griffes du félin doivent chaque fois être de sortie

La société Puma a connu les mêmes déboires avec sa célébrissime marque figurative représentant le fameux félin bondissant .

S’étant elle aussi contentée de faire référence à des décisions rendues dans le passé ayant admis la renommée de cette marque figurative, elle a dû batailler jusqu’à Cour de justice de l’Union européenne, et faire reconnaître qu’il incombait à l’EUIPO dans la procédure d’opposition 

• soit de fournir des raisons pour lesquels les décisions bases de son argumentaire devaient être écartées 
• soit l’autoriser à verser des preuves supplémentaires au soutien de l’affirmation de renommée de sa marque (CJUE, C-564/16 P, EUIPO c/ Puma SE, le 28 juin 2018). 

L’affaire Eurovision – Il ne sert à rien de chanter fort si l’on oublie les paroles

La marque EUROVISION a connu un sort similaire dans deux procédures d’annulation devant l’INPI contre les marques françaises TOURNEE DES GRANDS PRIX DE L’EUROVISION et LE GRAND SHOW 30 ARTISTES DE L'EUROVISION EN LIVE SUR SCENE.

Le demandeur avait invoqué le caractère distinctif particulièrement élevé de la marque EUROVISION, utilisé depuis 1956 pour désigner un concours européen de la chanson sans toutefois fournir aucun élément de preuve à l'appui. 

Faute d’avoir été démontrée, l’INPI n’a donc pas pu prendre en considération cette popularité revendiquée, alors que s’agissant d’une marque qui fait l’objet d’une médiatisation importante tous les ans, la préparation d’un dossier de notoriété n’aurait pas été insurmontable (Décisions de l’INPI n° NL 20-0042 et n° NL 20-0043, 14 janvier 2021).

Moralité de ces affaires ? 

Ce n’est pas parce que la renommée de sa marque semble évidente, où même a déjà été consacrée par une instance qu’il faut se dispenser de le démontrer à nouveau devant une autre, via le dépôt immédiat d’un dossier conséquent et convainquant. 

Cet impératif est d’autant plus important dans les procédures en nullité, où les décisions une fois devenues définitives auront l’autorité de la chose jugée et où le titulaire n’aura pas de deuxième chance pour faire valoir son droit sur ce terrain.

La préparation d’un dossier de notoriété est un travail de longue haleine, mais eu égard aux possibilités que de tels dossiers présentent en matière d’une défense d’une marque, il s’agit d’un investissement particulièrement utile. 

Plasseraud IP Marques, Dessins & Modèles vous accompagne dans ce travail de recueil, sélection et agencement de documentations de toutes sortes (dossier historique de l’implantation de la marque, articles de presse, sondages, chiffre d’affaire, évaluation de part du marché, budget promotionnels, co-branding, éventuelles récompenses ou reconnaissances obtenues, participations à des actions caritatives...) et met son expertise au service de la démonstration juridique de la renommée commerciale de vos droits.