De l’usage et ses petits arrangements

Pour être valable, une marque doit être exploitée pour les produits et/ou services désignés lors de son dépôt, faute de quoi son titulaire risque de se voir déchu de ses droits. Cette obligation a pour but d’éviter l’encombrement des registres et l’appropriation de marques par des titulaires qui n’ont aucune intention de les exploiter commercialement.

L’appréciation de l’usage sérieux d’une marque est plus ou moins stricte selon les pays dans lesquels une marque est déposée/enregistrée. Elle est plutôt stricte en France et au niveau de l’Union européenne. (Ces deux derniers territoires ont d’ailleurs fait l’objet d’un article précédent dans notre Newsletter N°13 de juillet 2018 que nous vous invitons à (re-) lire « May the force be with use »  et ne seront donc pas abordés ici). C’est également le cas dans plusieurs pays étrangers et notamment aux États-Unis et au Canada, aux Philippines et au Mexique.

Aux États-Unis, le dépôt d’une déclaration, accompagnée de preuves d’usage, est une condition obligatoire, d’une part pour obtenir l’enregistrement d’une marque nationale (selon la base de dépôt choisie, les documents prouvant l’usage doivent être communiqués soit lors du dépôt, soit dans un délai de 6 mois à 3 ans après l’avis d’acceptation de l’Office) et, d’autre part, pour maintenir l’enregistrement en vigueur (entre la 5^ème et la 6^ème année suivant l’enregistrement, puis au renouvellement).

En cas de demande d’enregistrement internationale désignant les États-Unis, des preuves d’usage ne sont pas exigées pour obtenir l’enregistrement. En revanche, elles doivent être fournies entre la 5^ème et la 6^ème année de l’enregistrement national, puis à nouveau dans les 10 ans de la date d’enregistrement national. Le point de départ du calcul est la date de l’enregistrement national (et non celle de l’enregistrement international).

Concernant la recevabilité des preuves, l’Office américain peut faire preuve de sévérité dans l’examen des documents fournis. A titre d’exemple, les preuves d’usage requises peuvent correspondre aux documents suivants : échantillons (photos), brochures, étiquettes, emballages montrant la marque telle qu’apposée sur les produits commercialisés, copie d’écran d’un site Internet proposant des produits de la marque aux États-Unis ou des prestations de services sous la marque en cause, publicité décrivant les services rendus, etc. En revanche, les factures et bons de commande ne sont pas considérés comme des éléments pertinents pour prouver l’usage.

Au Canada, lors du dépôt d’une marque, la loi actuelle prévoit l’obligation d’indiquer une base de dépôt qui peut être : un usage antérieur dans ce pays, une intention d’usage, ou un enregistrement assorti d’un usage dans un pays étranger. Pour que la marque déposée sur la base d’une intention d’usage soit ensuite acceptée à l’enregistrement, il est impératif qu’elle soit effectivement exploitée sur le territoire canadien. Pour cela, le déposant doit fournir une déclaration d’usage justifiant de l’exploitation de la marque.

Toutefois, une modification de la loi Canadienne qui entrera en vigueur en juin 2019 permettra d’obtenir un enregistrement qui ne sera plus limité aux produits et services pour lesquels il existe une exploitation effective. Un article de notre Newsletter N°03 du 25 janvier 2016 détaille les évolutions apportées à la loi canadienne : Canada - Modifications de la Loi sur les Marques de Commerce – Des évolutions importantes à venir.

L’usage restera cependant primordial dans la mesure où l’Office, ou tout tiers intéressé, pourra demander au titulaire d’apporter la preuve de l’usage de sa marque pour ne pas encourir la déchéance dans les 3 ans de l’enregistrement.

La Canada ayant indiqué souhaiter adhérer au Protocole de Madrid début 2019, les dispositions fixant le point de départ du calcul de ce délai d’usage pour les marques internationales sont à surveiller attentivement.

Aux Philippines, depuis une circulaire du 7 juillet 2017 (modifiant le règlement concernant, notamment, les modalités de calcul d’échéance de déclaration d’usage), les déclarations d’usage doivent être déposées comme suit :

• Dans les 3 ans de la date de dépôt ;
• Entre la 5^ème et la 6^ème année de la date d’enregistrement (pour un enregistrement national) ou d’octroi (pour un enregistrement international) ;
• Dans l’année qui suit la date de dépôt de la demande de renouvellement ;
• Entre le 5^ème et le 6^ème anniversaire du renouvellement.

Au Mexique, les titulaires de marques nationales et d’enregistrements internationaux désignant ce pays sont contraints de déposer une déclaration d’utilisation réelle et effective de la marque directement auprès de l’Office mexicain. Celle-ci doit être présentée dans un délai de 3 mois après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’enregistrement et dans un délai de 3 mois à compter du renouvellement ou de la notification du renouvellement de l’enregistrement international par l’OMPI. A défaut, la déchéance de la marque est déclarée d’office par l’Institut mexicain de la propriété industrielle.

Dans d’autres territoires où la preuve de l’usage est une condition essentielle à l’enregistrement ou au maintien en vigueur d’une marque, et, en tout cas, pour défendre une action en déchéance, la pratique locale est parfois plus souple selon le pays. Au Cambodge, le dépôt d’une déclaration d’usage, accompagnée de preuves dudit usage, est obligatoire dans l’année qui suit le 6e anniversaire de l’enregistrement puis du renouvellement. Cette déclaration, peut toutefois consister en une « déclaration de non-usage ».

Ce qui est obligatoire, c’est donc le dépôt d’une déclaration.

La déclaration de non-usage permet de satisfaire à la formalité dans le délai prescrit. Il suffit de cocher la case indiquant « la marque n’est pas encore exploitée, du fait de circonstances justifiables, mais le titulaire a l’intention de l’exploiter prochainement et ne souhaite pas l’abandonner ». Il n’est pas demandé de préciser lesdites circonstances.

Dans le cas d’une déclaration de non-usage déposée la 6^ème année suivant le dépôt, cette formalité est suffisante pour surmonter une action en déchéance sans avoir à fournir quelque preuve d’usage que ce soit.

En revanche, dans le cadre de la Déclaration déposée dans la 6^e année du renouvellement, si cette déclaration est « de non usage », la marque ne sera pas radiée du registre, mais sera vulnérable à une action en déchéance. Dans ce cas précis, il sera demandé d’exposer les circonstances ayant empêché l’exploitation. Notons toutefois qu’à ce jour, il n’existe aucune affaire dans laquelle les circonstances exposées ont été acceptées comme justifiant le non usage. Il est donc fortement recommandé, en cas de déclaration de non usage dans les 6 ans du renouvellement, d’exploiter rapidement la marque au Cambodge.

En Argentine, il doit être prouvé que la marque dont le renouvellement est demandé a été exploitée sur le territoire argentin dans les 5 ans précédant l’échéance. Il suffit de prouver que le signe est exploité en Argentine pour n’importe quel produit ou service, peu importe s’il s’agit de produits ou services désignés par la marque ou non. Ainsi, l’usage d’une marque pour des « gâteaux », alors que l’enregistrement vise des « vêtements », permet de prouver l’usage et d’obtenir le renouvellement.

Il n’est pas non plus obligatoire de prouver un usage à titre de marque, un usage en tant qu’enseigne ou dénomination sociale est suffisant.

Bien entendu, cette pratique ne permet pas d’éviter la déchéance, les preuves d’usage à apporter dans le cadre d’une action en déchéance sont différentes de celles visant la déclaration d’usage dans le cadre d’un renouvellement.

Au Honduras, si la preuve de l’usage n’est pas nécessaire au moment du renouvellement, la marque est vulnérable en cas de non usage pendant une période de 3 années consécutives. Il est possible de s’affranchir de cette preuve en payant une taxe dite « rehabilitation tax ». Celle-ci est facultative, toutefois, le simple paiement de la « taxe de non-usage » permet d’éviter une action en déchéance puisque l’office se contentera de vérifiera si la taxe a été versée. Le paiement de la taxe permet de satisfaire l’obligation usage, l’action en déchéance sera donc rejetée.  

Cette solution est fort pratique et économique lorsque l’on veut conserver une marque non exploitée, qu’elle qu’en soit la raison. En revanche, la possibilité « d’acheter l’incontestabilité » d’une marque est nettement moins confortable lorsque la marque d’un tiers constitue un obstacle, qu’elle n’est pas exploitée mais échappe à la déchéance car les « rehabilitation taxes » ont été régulièrement payées.

Si dans certains territoires, il peut être plus facile de conserver sa marque malgré l’apparente rigueur de la loi, il règne une certaine insécurité et, pour le moins une difficulté réelle à surmonter un refus lorsqu’il est impossible d’obtenir la déchéance du droit antérieur gênant.

Dans tous les cas, en cas d’usage, conserver des preuves dudit usage est essentiel dans tous les territoires. Par conséquent, il est recommandé de désigner des produits et services pour lesquels il existe une intention réelle d’usage. Par ailleurs, il est primordial de conserver des éléments permettant de faire état d’actes d’exploitation de vos marques dans ces pays. A nouveau, la lecture de notre article « May the force be with use » est intéressant à ce sujet.

Nous sommes à votre disposition pour vous détailler les calendriers de procédures, envisager les solutions adéquates et vous conseiller au mieux dans le cadre de déclaration d’usage, ou de non-usage, que vous devriez déposer à chaque étape de la vie de votre marque.