Conflit entre marque et dénomination sociale antérieure

Portée de la décision de la CJUE du 5 avril 2017 dans l’affaire « Laguiole ».

Avant de déposer ou exploiter un signe à titre de marque, il convient de s’assurer que celui-ci est disponible.

Doit être considéré comme « disponible » un signe sur lequel aucun tiers n'a constitué de droit antérieur. Selon l’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, il existe plusieurs droits antérieurs susceptibles de faire obstacle au dépôt d’une marque, dont notamment une « dénomination ou raison sociale antérieure s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

Nous rappelons qu’une dénomination sociale sert à identifier la personne morale dans le cadre de ses activités, tout comme le nom patronymique individualise une personne physique.

Nous précisons également que le risque de confusion s'analyse comme le fait que le public puisse  croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise (la personne morale identifiée sous la dénomination sociale et le titulaire de la marque) ou d'entreprises liées économiquement.

La condition de l’existence d’un risque de confusion entre une dénomination sociale antérieure et une marque postérieure, implique par conséquent la prise en compte des activités de la société.

La dénomination sociale est donc gouvernée par le principe de spécialité. Elle ne rend le signe indisponible que dans un secteur économique déterminé.

Ce principe vient d’être confirmé par la CJUE dans le cadre de son arrêt du 5 avril 2017(1) dans une affaire qui oppose de longue date M. Szajner à la société Forge de Laguiole Sarl.

Rappel des faits :

• 2001 : Mr. Gilbert Szajner dépose une demande d’enregistrement de marque « LAGUIOLE » auprès de l’EUIPO, désignant de nombreux produits et services, dont les articles de coutellerie qui ont fait la notoriété de la commune aveyronnaise de Laguiole. Cette marque est acceptée à l’enregistrement.
  --> La société Forge de Laguiole demande alors l’annulation de la marque de l’UE, sur la base de sa dénomination sociale antérieure. Le RMUE qui prévoit en effet que la possibilité de demander l’annulation d’une marque de l’UE, « si celle-ci porte atteinte à un droit national dont la portée n’est pas seulement locale ».

 

• 2006 : la division d’annulation de l’EUIPO rejette la demande en nullité déposée par la société Forge de Laguiole, au motif que le terme « Laguiole » est descriptif et que les critères permettant de retenir le risque de confusion entre la marque « LAGUIOLE » et la dénomination sociale « Forge de Laguiole » ne sont pas remplis.
  --> La société Forge de Laguiole fait appel de la décision de la division d’annulation de l’EUIPO.

 

• 2011 : La Chambre de Recours de l’EUIPO prend le contrepied de la division d’annulation en jugeant qu’il y a un risque de confusion, et annule la marque « LAGUIOLE » pour l’ensemble des produits et services désignés, à l’exception des services relevant de la classe 38 (télécommunication).
  La Chambre de Recours considère en effet que selon la jurisprudence française, « une dénomination sociale est protégée pour toutes les activités couvertes par son objet social, la protection étant toutefois limitée aux activités effectivement et concrètement exercées lorsque l’objet social est imprécis ou lorsque les activités exercées ne sont pas couvertes par celui-ci ».
  Selon elle, même si une partie de l’objet social de la société Forge de Laguiole est imprécise («  fabrication et vente de tous articles de coutellerie, cisellerie, articles cadeaux et souvenirs – tous articles liés aux arts de la table »), il convient d’accorder à la dénomination sociale « Forge de Laguiole », une protection pour l’ensemble des secteurs où la société Forge de Laguiole a effectivement exercé ses activités avant le dépôt de la marque « LAGUIOLE ».
  --> La décision de l'EUIPO fait alors l'objet d'un recours de M. Szajner auprès du Tribunal de L'Union Européenne.

 

• 2014 : Le Tribunal de L’UE ne confirme que partiellement la décision de la Chambre des Recours de l’EUIPO :
  - la marque « LAGUIOLE » est annulée pour les seuls articles de « coutellerie et les couverts »
  - la marque « LAGUIOLE » est maintenue pour tous les autres produits et services.
  Le TUE appuie sa décision sur l’arrêt de la Cour de Cassation française du 10 juillet 2012(2) (Cœur de Princesse) selon lequel « la dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ».
  --> La société Forge de Laguiole forme appel de l'arrêt du TUE.

 

• 5 Avril 2017 : La Cour de Justice de l’Union Européenne confirme l’arrêt du TUE.
  Après avoir rappelé que le TUE doit appliquer le droit national interprété par les juridictions nationales à la date à laquelle il rend sa décision, la Cour confirme que le TUE a pris à juste titre en considération une décision nationale (Arrêt Cœur de Princesse), bien que cette dernière soit postérieure à la décision de la Chambre de Recours de l’EUIPO.

En conclusion, l’arrêt de la CJCE permet de rappeler et de confirmer les points suivants :

Dans le cadre d’un litige opposant une marque à une dénomination sociale antérieure, le risque de confusion sera apprécié en fonction des activités pour lesquelles la dénomination sociale est effectivement exploitée (principe de spécialité), et non de celles désignées dans les statuts.

Cette décision est en adéquation avec la position de la Cour de Cassation qui opte clairement pour une analyse pragmatique. Il est donc définitivement établit que la portée de protection est définie par l’usage réel, ce qui semble plus réaliste d’un point de vue commercial notamment lorsque l’objet social n’a pas été actualisé ou que celui-ci est très large.

Dès lors, au cours des recherches d’antériorités qu’il convient d’effectuer avant tout dépôt ou commercialisation de marque, ou dans le cadre de la surveillance de la dénomination sociale de votre société, il sera nécessaire de vérifier la nature exacte des activités des sociétés dont la dénomination sociale aura été sélectionnée, et non se limiter à l’activité telle que définie par le code NAF mentionné lors de l’immatriculation des sociétés. 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’informations sur la nature des recherches d’antériorités ou des surveillances qu’il serait judicieux de mettre en œuvre en vue de sécuriser vos droits.

 

 

⁽¹⁾ CJCE, 5 avril 2017, C-598/14 P - EUIPO c/ Gilbert Szajner 

⁽²⁾ Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, « Cœur de Princesse » 10 juillet 2012 n° 08-12.010