Brexit : Conséquences en matière de propriété intellectuelle

La série de spéculations et de négociations devrait se poursuivre encore plusieurs mois, l’article 50 ayant été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. Cela laisse un délai supplémentaire au Parlement britannique pour ratifier le projet d’accord de retrait définissant les conditions de sortie de l’Union européenne, et ce après trois tentatives infructueuses.

À moins que le projet d’accord de retrait ne soit ratifié ou qu’une solution alternative ne soit négociée dans le délai prolongé, l’article 50 entrera  en vigueur en l’absence d’accord formel, et le Royaume-Uni cessera de faire partie de l’Union européenne à compter du 31 octobre 2019, « exit day ». Les relations commerciales de l'Union européenne avec le Royaume-Uni seront en conséquence régies par les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), dans l’attente de la négociation d'un éventuel futur accord commercial.

Afin d’anticiper le scénario du « no deal », le gouvernement britannique a d’ores et déjà publié plusieurs communications et textes législatifs relatifs aux effets des droits de l'Union européenne au Royaume-Unis après le Brexit. 

Il est important de noter que les mêmes changements se produiront dans l’éventualité où le projet d’accord sera ratifié, la principale différence étant la date d’entrée en vigueur de ces changements dans la mesure où l’accord de retrait prévoit une période de transition se terminant le 31 décembre 2020 qui sera l’« exit day » en cas du scénario « deal ». 

L’objet de cet article est d’examiner les principales conséquences du scénario du Brexit (« deal » ou « no deal ») en ce qui concerne les droits de Propriété Intellectuelle, et plus particulièrement les marques et les dessins et modèles, les brevets et les droits d'auteur étant peu affectés par le départ du Royaume-Uni de l'UE.

Les principaux changements peuvent être résumés comme suit :  

Marques

À compter de l’« exit day », toutes les marques de l’Union européenne (MUE) enregistrées seront traitées comme si elles avaient été déposées et enregistrées en vertu de la loi britannique. Toutes les MUE enregistrées seront en conséquence converties en droit britannique équivalent au sein du Registre britannique des marques.

Le droit équivalent sera automatiquement et gratuitement inscrit au Registre britannique. Ce droit nouvellement créé bénéficiera de la date de dépôt de la MUE correspondante, ainsi que des mêmes dates de priorité et / ou d’ancienneté.

Pour les désignations UE des marques internationales, le droit équivalent inscrit au Registre britannique correspondra à une marque nationale britannique, et non à une désignation britannique d’une marque internationale.

L’Office britannique ne délivrera pas de certificat d’enregistrement correspondant au droit équivalent créé, mais les détails de la marque seront accessibles sur le site web de l’UKIPO. Le nouveau droit équivalent aura le même numéro d'enregistrement que celui de la MUE correspondante, si ce n’est l’ajout du préfixe UK009 : par exemple la MUE  N° 017867542 deviendra la marque N° UK00917867542.

Les règles actuelles en matière représentation continueront de s'appliquer et il n'est pas nécessaire de modifier le mandataire inscrit.

L’Office britannique utilisera la version anglaise du libellé des produits et services figurant au Registre de l’EUIPO. Si l'anglais n'est pas la première ou la deuxième langue de la MUE d’origine, le titulaire du droit équivalent créé pourra corriger les erreurs éventuelles de traduction.

Le nouveau droit britannique entrera en vigueur le jour de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, et fera l’objet d’un renouvellement séparé au Royaume-Uni, même si la MUE correspondante a déjà été renouvelée dans les 6 mois précédant le renouvellement. L’Office britannique renoncera toutefois aux taxes supplémentaires dues en cas de renouvellement tardif des marques dans le délai de grâce de 6 mois.

Les MUE qui ont expiré au jour de la sortie mais qui peuvent encore être renouvelées tardivement dans le délai de grâce de 6 mois, seront également inscrites dans le registre britannique, mais elles porteront la mention « expirée » et leur effet dépendra du renouvellement tardif de la MUE correspondante. En l'absence du renouvellement tardif de la MUE, le droit équivalent britannique sera supprimé du Registre UK à l'expiration de la période de grâce.

Le droit nouvellement créé pourra servir de base à des procédures devant les tribunaux britanniques et l’Office britannique de la propriété intellectuelle. Il pourra faire l’objet d’une concession de licence, d’une cession, ou de sûretés réelles, et ce indépendamment de la MUE correspondante. Ce type d’opérations devra faire l’objet d’une inscription auprès de l'Office britannique dans un délai de 12 mois suivant le jour de la sortie. Elles ne seront pas en effet automatiquement transposées au registre de l'UE.

Il convient de noter que les MUE qui auront fait l’objet d’une cession mais dont le transfert de propriété n'a pas encore été inscrit auprès de l'EUIPO au jour du Brexit, entraîneront la création d’un droit équivalent au nom du cédant ; il sera donc nécessaire d'enregistrer le transfert de propriété auprès du Registre britannique.

Les MUE ayant fait l’objet d’un retrait ou d’un refus au jour de sortie, et pour lesquelles une conversion a été demandée avant l’« exit day », seront examinées par le bureau du Royaume-Uni. Toutefois, si la demande de conversion n'a pas été déposée avant le jour de sortie, elle ne sera pas inscrite au Registre du Royaume-Uni. Lorsque la conversion sera demandée après le jour de sortie, il sera nécessaire de déposer une demande distincte auprès de l'Office britannique en indiquant la date de dépôt / la priorité de la MUE correspondante.

Il sera possible de renoncer à détenir le droit équivalent à une MUE au Royaume-Uni en présentant une demande auprès de l’Office britannique, sauf dans le cas où le droit équivalent a été exploité au Royaume-Uni, ou a été cédé ou concédé sous licence, ou sert de fondement à un litige. 

L'usage d'une marque dans un pays de l'UE avant l’« exit day » sera considéré comme valant usage du droit équivalent au Royaume-Uni ; une approche similaire sera adoptée en ce qui concerne la preuve de renommée.

Dès le jour de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, les déposants de demandes de marque de l’UE en cours d’enregistrement pourront déposer une demande d’'enregistrement de marque britannique identique à la demande de l’UE, désignant notamment les produits et services  visés par la demande de marque l'UE. 

Afin de bénéficier la date de dépôt / priorité de la demande de marque de l’UE ainsi que de la date d’une éventuelle revendication d'ancienneté du Royaume-Uni, de telles demandes devront être déposées auprès de l’Office britannique dans un délai de 9 mois à compter du jour de sortie.

Il est à noter que l'EUIPO n’informera pas les demandeurs de marques de l’UE de cette option.  Si les caractéristiques de la marque britannique diffèrent de celles de la demande de marque de l’UE, les dates de dépôt / de priorité antérieures ne pourront pas être conservées.

Les marques collectives et de certification de l’UE seront également transformées en droits nationaux britanniques équivalents sur le Registre des Marques du Royaume-Uni, mais sans les dispositions concernant l’usage. L'Office britannique contactera les titulaires des droits équivalents ainsi créés lorsque le règlement d’usage devra être examiné (par exemple, dans l’hypothèse d’une procédure basée sur ou entamée à l’encontre dudit droit) et il sera alors nécessaire de fournir une version anglaise dudit règlement.

D’un point de vue pratique, il conviendra de :

- Procéder à un audit de son portefeuille de marques afin d’identifier les marques de l’UE qui seront automatiquement transformées en droits nationaux britanniques équivalents, ainsi que toutes les demandes de marque de l’UE en cours qui nécessiteront de faire l’objet d’un nouveau dépôt équivalent auprès de l’Office britannique, pendant le délai de 9 mois à compter de l’« exit day »,
- Envisager d’étendre au Royaume-Uni la protection des enregistrements internationaux désignant actuellement l’UE, par le biais d’une désignation postérieure,
 - Surveiller les dates de renouvellement, y compris celle des droits équivalents nécessitant un deuxième renouvellement auprès de l'Office britannique,
- Vérifier que la création de ces nouveaux droits ne porte pas atteinte à un engagement ou à un accord préexistant, et procéder à l’inscription auprès de l’Office britannique des actes qui affecteront la vie des nouveaux droits créés,
- S’assurer que les marques sont bien exploitées dans le pays/territoire d’enregistrement (Royaume-Uni et dans les pays de l’Union), afin d’éviter des actions en déchéance pour non usage.  

Dessins & Modèles

• Dessins et  Modèles Communautaires Enregistrés (DMCE)

À l’instar des marques de l’UE, les dessins et modèles communautaires qui sont enregistrés et publiés au jour de la sortie seront automatiquement convertis en droits nationaux britanniques équivalents, sans paiement de taxe complémentaire. Ils seront dénommés « dessins réenregistrés » et conserveront la même date de dépôt / priorité et la même date d’enregistrement que le DMCE correspondant. 

Cela s'appliquera également aux enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant l’UE, mais comme pour les marques internationales, le droit nouvellement créé correspondra à un droit national équivalent et non à une désignation postérieure de l’enregistrement international au Royaume-Uni.

Comme dans le cas des marques, le dessin ou modèle nouvellement créé pourra également faire l'objet d'une concession de licence, être cédé, faire l’objet de sûretés, être mis en œuvre, en tant que droit distinct, et devra être renouvelé indépendamment du DMCE d'origine. Il sera également possible de renoncer au droit équivalent à un DMCE au Royaume-Uni en présentant une demande auprès de l’Office britannique, sauf dans les cas où le droit équivalent a été cédé, concédé sous licence ou sert de base à un litige. 

Les demandes de dessins ou modèles communautaires en cours d’enregistrement à la date de l’« exit day » pourront faire l’objet d’un nouveau dépôt au Royaume-Uni en bénéficiant de la date de dépôt / de priorité du DMCE d'origine, si la nouvelle demande est déposée dans les 9 mois suivant le jour de sortie. Dans la mesure où l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ne prend que quelques jours, il restera probablement un nombre relativement faible de demandes de dessins ou modèles communautaires en cours d’examen au jour de la sortie.

En revanche, il y aura un nombre plus important de dessins ou modèles internationaux désignant l’Union européenne qui seront en attente d’enregistrement et de publication.

Toutefois, lorsqu'un dessin ou modèle communautaire a été déposé avec demande de publication différée, il sera également nécessaire de déposer une nouvelle demande au Royaume-Uni dans le délai de neuf mois, afin de permettre le report du délai de dépôt / priorité et de la date d'enregistrement du DMCE d’origine au Registre britannique.

• Dessins et Modèles Communautaires Non Enregistrés (DMCNE)

Les dessins et modèles communautaires non enregistrés, créés avant le jour de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, cesseront d’être effectifs au Royaume-Uni à compter de l’« exit day ». Afin de pallier cette situation, le gouvernement britannique va créer un dispositif prévoyant un droit transitoire équivalent produisant les mêmes effets au Royaume-Uni, dénommé « Dessin ou Modèle Communautaire Non Enregistré de Continuité ». Ce droit transitoire sera applicable au Royaume-Uni pour le reliquat de 3 ans de la période de protection du DMCNE correspondant. 

Pour les dessins ou modèles créés après l‘« exit day », le gouvernement du Royaume-Uni a prévoit un nouveau droit qui bénéficiera d’une protection équivalente à celle d’un DMCNE. Ce nouveau droit sera dénommé « Dessin ou Modèle Supplémentaire Non Enregistré ». Ce droit sera créé si le dessin ou modèle est divulgué pour la première fois de manière à pouvoir être reconnu dans le cours normal des affaires, par les milieux spécialisés du secteur opérant au Royaume-Uni, ou dans un pays ou un territoire « qualifié ». A ce jour, sont considérés comme « qualifiés », les pays/territoires suivants : l'Union européenne, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande et certains petits territoires situés principalement dans les Caraïbes.

En conséquence, après le jour de sortie, il existera deux droits potentiels pour les dessins ou modèles non enregistrés : si la première divulgation est au Royaume-Uni, cela donnera lieu à la protection existante des dessins ou modèles non enregistrés au Royaume-Uni, mais si la divulgation est dans l'UE, cela donnera lieu à la fois à un DMCNE et à un Dessin ou Modèle Supplémentaire Non Enregistré. Il convient de noter que la première divulgation dans l'Espace Economique européen (EEE) ne donnera plus lieu à une protection au titre des dessins ou modèles non enregistrés au Royaume-Uni, comme c'est actuellement le cas.

Dans la mesure où le Dessin ou Modèle Supplémentaire Non Enregistré est un droit indépendant et distinct, en cas d'invalidation d'un DMCNE après l’« exit day », le Dessin ou Modèle Supplémentaire Non Enregistré devra être invalidé séparément au Royaume-Uni.

D’un point de vue pratique, il conviendra de :

- Procéder à un audit de son portefeuille de dessins ou modèles afin d’identifier les dessins ou modèles communautaires qui seront automatiquement transformés en droits nationaux britanniques équivalents, ainsi que les demandes de dessins ou modèles communautaires en cours qui nécessiteront de faire l’objet d’un nouveau dépôt équivalent auprès de l’Office britannique, pendant le délai de 9 mois à compter de l’« exit day »,
- Envisager d’étendre au Royaume-Uni la protection des dessins et modèles internationaux désignant actuellement l’UE, par le biais d’une désignation postérieure,
- Surveiller les dates de renouvellement, y compris celle des droits équivalents nécessitant un deuxième renouvellement auprès de l'Office britannique,
- Vérifier que la création de ces nouveaux droits ne porte pas atteinte à un engagement ou à un accord préexistant, et procéder à l’inscription des actes qui affecteront la vie des nouveaux droits créés auprès de l’Office britannique,
- Envisager la divulgation de nouveaux dessins afin de maximiser leur protection et renforcer les stratégies de dépôt appropriées.

Procédures en cours et représentation

Les procédures fondées sur les droits de l’UE en cours au jour de l’« exit day » devant les tribunaux ou l’Office de propriété intellectuelle du Royaume-Uni continueront d’être traitées sur la base de la loi en vigueur avant l’« exit day ». Les injonctions déjà prononcées sur la base d’un droit de l'Union européenne continueront de s'appliquer au Royaume-Uni, mais les injonctions pan-européennes prononcées après l’« exit day » ne s'appliqueront pas au droit britannique comparable. Après la sortie du Royaume-Uni de l’UE, il sera nécessaire de mettre en œuvre des procédures spécifiques pour obtenir réparation en relation avec un usage au Royaume-Uni. 

Les règles en vigueur au Royaume-Uni concernant la représentation resteront inchangées. Ces règles permettent actuellement aux représentants qualifiés situés dans un autre État membre de l'EEE d'agir devant l'Office britannique. À cet égard, le Cabinet Plasseraud compte parmi ses CPI marques, dessins & modèles un conseil britannique qualifié, en mesure de représenter ses clients devant l’Office britannique de la propriété intellectuelle.

En revanche, toutes les affaires inter partes pendantes devant l’UEIPO au jour de l’« exit day », qui sont fondées uniquement sur les droits du Royaume-Uni, seront classées. De même, de nouvelles procédures devront être déposées séparément pour les droits britanniques comparables nouvellement créés.

À compter de l’«exit day », les praticiens du droit ou les mandataires professionnels établis au Royaume-Uni ne pourront plus agir devant l'EUIPO. Dans toutes les affaires en instance devant l’EUIPO qui nécessitent une représentation et lorsque le mandataire actuel est basé au Royaume-Uni, l’Office invitera le demandeur / titulaire à désigner un nouveau mandataire.

Épuisement des droits

La position du gouvernement britannique est que l'épuisement des droits à l'échelle de l'EEE continuera à s'appliquer au Royaume-Uni. Par conséquent, les produits commercialisés dans l'EEE postérieurement à l’« exit day » pourront être importés et vendus librement au Royaume-Uni. 

L'inverse peut toutefois ne pas être vrai, et au moment de la rédaction du présent article, il apparaît vraisemblablement d'un point de vue européen que les produits commercialisés pour la première fois au Royaume-Uni après l’« exit day » ne seront pas considérés comme ayant été épuisés et pourront donc être interdites d'entrer dans l'EEE sans consentement préalable. 

Demandes d'intervention douanière (AFA)

Les demandes d’intervention douanière au Royaume-Uni déposées via les douanes britanniques resteront inchangées. Toutefois, les demandes d’intervention douanière couvrant le Royaume-Uni déposées via un autre bureau de douane de l'un des 27 États membres de l'UE ne seront plus reconnues au Royaume-Uni après le jour de la sortie. Une nouvelle demande d’intervention douanière devra donc être déposée auprès des douanes britanniques pour couvrir la sortie du Royaume-Uni. De même, les demandes d’intervention douanière couvrant les 27 États membres de l'UE déposées auprès des douanes britanniques devront faire l’objet de nouveaux dépôts.

Indications géographiques (IG)

Le gouvernement britannique est en train de créer un système national de protection des indications géographiques qui reflète le système européens et utilise les mêmes classes d’indications géographiques. Tous les produits britanniques bénéficiant aujourd’hui d’une IG européenne obtiendront automatiquement le bénéfice du nouveau statut d’IG du Royaume-Uni. Cependant, les IG européennes existantes devront sans doute faire l’objet d’une demande spécifique pour obtenir le statut d’IG britannique. 

Noms de domaine (.eu etc.)

Certaines extensions de nom de domaine (.eu .bg .fr .hr .it .se .sk) exigent que le titulaire ait un établissement dans l'UE. Les titulaires britanniques ne disposant pas d'un tel établissement ne seront donc plus qualifiés pour détenir de tels noms de domaine, et ne pourront donc pas les renouveler.

Accords faisant référence à l'UE

Pour les accords existants qui se réfèrent à l'UE, il n'est probablement pas nécessaire de renégocier lorsque l'intention des parties était clairement d'inclure le Royaume-Uni lors de la signature de l'accord. Toutefois, les accords commerciaux particulièrement importants peuvent justifier un examen plus approfondi au cas par cas.

De même, la référence à des droits de l'UE sera probablement interprétée comme incluant les droits équivalents nouvellement créés au Royaume-Uni postérieurement à l’« exit day ». Cependant, il faudra veiller que tous les accords négociés après l’« exit day » visent spécifiquement le Royaume-Uni et tous les droits équivalents nouvellement créés, le cas échéant.

D’un point de vue pratique, il conviendra de :

- Identifier les litiges en suspens devant l'EUIPO qui pourraient être considérés comme fondés uniquement sur un droit britannique, 
- Identifier les cas pendants devant l’EUIPO pouvant nécessiter une nouvelle désignation de représentation professionnelle, 
- Envisager une stratégie future en matière de contentieux afin d'obtenir la réparation la plus appropriée dans l'UE et au Royaume-Uni,
- Procéder à un audit du portefeuille de noms de domaine et s'assurer que les transferts pertinents sont effectués, 
- Examiner l'impact du régime d'épuisement des droits sur les accords de distribution, 
- Envisager de modifier l'étiquetage des produits vendus au Royaume-Uni faisant référence à droit de l’EU, 
- Vérifier les dispositions des contrats existants concernant la loi applicable, la juridiction et le territoire.

Autres droits de propriété intellectuelle

• Les Certificats d’Obtention Végétale Communautaire (COVC)

Le gouvernement britannique a indiqué que tous les COVC octroyés avant le 29 janvier 2019 continueront à être protégés au Royaume-Uni. Afin de garantir la protection au Royaume-Uni des variétés bénéficiant d’une protection communautaire depuis le 29 janvier 2019, une nouvelle demande doit être introduite auprès de l'autorité britannique compétente.

• Copyright

Les traités internationaux, sur lesquels se fonde la législation sur le droit d'auteur des États membres de l'UE, sont indépendants de l'adhésion à l'UE. Cependant, il existe plusieurs mécanismes spécifiques à l'UE, dont notamment les suivants :
- Droit sui generis sur les bases de données : à compter de l’« exit day », les États de l'EEE ne seront plus tenus d’accorder des droits sur les bases de données aux ressortissants, résidents et entreprises du Royaume-Uni,
- Principe du pays d'origine en matière d’acquittement des droits d'auteur liés à la radiodiffusion par satellite : les radiodiffuseurs britanniques qui s'appuient actuellement sur cette règle lorsqu'ils diffusent au Royaume-Uni, pourraient être amenés à régler les droits d'auteur dans chaque État membre dans lequel ils auront l'intention de diffuser après l’« exit day ».

• Certificats Complémentaires de Protection (CCP)

Le certificat complémentaire de protection est un droit qui entre en vigueur à la fin de la durée de protection d'un brevet portant sur un médicament ou un produit phytopharmaceutique, et permet de prolonger sa durée de protection jusqu’à 5 ans maximum. La législation des CCP découle d'un règlement de l'UE, mais est maintenue pays par pays.

À compter de l’« exit day », le règlement de l'UE sur les CCP ne s'appliquera plus au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a toutefois indiqué que la législation actuelle des CCP serait maintenue au Royaume-Uni. Il faut s’attendre cependant à ce que la législation et la jurisprudence en matière de CCP divergent à l’avenir, car les systèmes de l’UE et du Royaume-Uni vont évoluer séparément.

En outre, à compter de l’« exit day », les demandes d'autorisations de mise sur le marché requises pour les CCP ne pourront plus être accordées par l'Agence européenne du médicament (EMA), mais devront être délivrées par l'Agence britannique de réglementation des médicaments et produits de santé (MHRA). Des éclaircissements sont attendus prochainement de la part du gouvernement britannique sur les dispositions transitoires ainsi que la future procédure de demandes.Patents

• Brevets

Comme indiqué ci-dessus, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne n'a guère d'incidence sur les brevets, dans la mesure où la législation existante en matière de brevets n'est pas liée aux mécanismes de l'UE. Le système de brevet européen n'est donc pas affecté.

Cependant, le système du Brevet unitaire et la Juridiction Unifiée des Brevets, dont la mise en œuvre nécessite une ratification à venir, dans l'attente d'une requête en contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle allemande, est lié aux mécanismes de l'UE.

Dans la mesure où le système de la Juridiction Unifiée des Brevets exige l'adhésion à l'UE et vu que le Brevet unitaire est basé sur un règlement de l'UE, le futur système, tel que prévu initialement, n'inclura pas le Royaume-Uni si la Cour constitutionnelle allemande approuve la ratification par l'Allemagne après l’« exit day ». Cela a été confirmé par le gouvernement britannique.

Conclusion

Bon nombre des questions évoquées ci-dessus ont des implications complexes pour les droits de propriété intellectuelle ayant des effets au Royaume-Uni. L’équipe de conseils spécialisés en propriété intellectuelle du Cabinet Plasseraud est à votre disposition pour vous guider et vous fournir des conseils stratégiques sur mesure, répondant à vos besoins spécifiques, particulièrement en cas du scénario « no deal », auquel cas la date de sortie sera le 31 octobre 2019. 

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations et conseils sur ces questions complexes.