Dépôt de marque au nom d’une société en cours de formation : n’oubliez pas de régulariser !

Outil commercial stratégique, la marque est généralement un sujet incontournable au moment du lancement d’un nouveau projet entrepreneurial.  

A tel point que les créateurs d’entreprise souhaitent bien souvent la protéger au plus tôt, avant même que la nouvelle société ne soit officiellement constituée, pour sécuriser leurs droits.

C’est pour répondre à ce besoin qu’outre les personnes physiques et les personnes morales, les sociétés en cours de formation peuvent, elles aussi, déposer une marque, et ce aussi bien au niveau français que communautaire.

En apparence, la procédure est aussi simple qu’un dépôt au nom d’un déposant classique. Devront être renseignés dans le formulaire :

• la raison sociale et la forme juridique de la future société
• et l’identité de la personne physique agissant au nom et pour le compte de cette société en devenir. 

Cette démarche est pourtant loin d’être sans conséquences juridiques si elle n’est pas suivie des formalités de reprise et régularisation adaptées. 

Il est communément admis qu’une société est « en cours de formation » lorsque les futurs associés ont matérialisé l’intention de la créer, mais qu’elle n’a pas encore été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). 

Parce que son immatriculation n’a pas encore eu lieu, la société en cours de formation est dépourvue de personnalité juridique¹ : elle ne peut bénéficier d’aucun droit et n’être créancière d’aucune obligation. Elle ne peut donc pas souscrire valablement d’engagements. 

Pour autant, la période qui précède l’immatriculation de la société est le plus souvent ponctuée d’actions engagées par les futurs associés afin de préparer l’activité sociale : ouverture d’un compte en banque, souscription à un emprunt, signature d’un bail commercial, achat de matériel, ou encore dépôt de la marque sous laquelle vont être proposés les produits et/ou services. 

Pour mener à bien ces démarches avant même que les formalités d’immatriculation au RCS aient été réalisées, tout en assurant la sécurité juridique des tiers, la loi française prévoit que l’ensemble des actes accomplis pour le compte de la société commerciale en cours de formation engagent leurs signataires².

Ainsi l’article L.210-6 alinéa 2 du Code de commerce dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis… »

Ce même article apporte toutefois une nuance, en précisant que cette première assertion est valable « …à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ».

Pour être susceptibles d’être repris par la société, il est impératif que (1) l’acte ait été conclu pendant la période de formation et (2) que l’acte précise qu’il est pris « au nom et pour le compte de la société XXX en cours de formation ». 

Il est admis que ce régime de reprise des actes s’applique aux dépôts de marques françaises et de l’Union européenne³. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement du 17 mars 2016⁴, qui retient qu’un dépôt de marque répond à la définition d’acte juridique soumis aux dispositions de l’article L.210-6 du Code de commerce. 

Il en découle que pour que le dépôt de marque soit régulièrement repris par la société nouvellement créée, des exigences de formalisme strictes sont à accomplir après le dépôt. Si elles ne sont pas respectées, la défense de la marque dans le cadre d’actions administratives et judiciaires sera mise en échec.  

Les déposants de marques au nom de sociétés en cours de formation doivent donc porter une attention particulière aux deux étapes suivantes :

1. La reprise du dépôt de marque… ou l'absence de reprise 

A. La reprise régulière du dépôt de marque

Pour que la société au nom et pour le compte de qui la marque a été déposée en soit réputée titulaire dès l’origine, encore faut-il que le dépôt de marque soit régulièrement repris. 

Cette reprise pourra intervenir à différents moments du processus de création de la société :

• au moment de la signature des statuts : il faudra que les statuts prévoient que leur signature et l’immatriculation de la société emportent reprise automatique et rétroactive du dépôt de marque ;
• entre la signature des statuts et l’immatriculation : l’acte sera repris automatiquement et rétroactivement au moment de l’immatriculation s’il a été donné mandat à l’un des associés de déposer la demande d’enregistrement de marque ;
• après l’immatriculation des statuts : si la demande de marque n’a pas été reprise avant l’immatriculation de la société, il sera toujours possible de régulariser la situation par le biais d’une décision de reprise de l’acte en assemblée générale à la majorité des associés.

A chaque fois, la démarche devra répondre à des exigences formelles pour être parfaitement valable. C’est donc une étape à ne pas négliger. 

Si la reprise est régulière, la société, désormais personne morale, sera réputée titulaire de la marque.  

B. Les cas particuliers d’absence de reprise 

Il est toutefois possible que la reprise du dépôt de marque n’ait finalement pas lieu.

Cas particulier n°1 : si la reprise est irrégulière ou si la société n’est finalement jamais immatriculée 

Si l’on s’en tient aux dispositions des articles 1843 du Code civil et L.210-6 alinéa 2 du Code de commerce, la personne physique qui a procédé au dépôt de marque au nom de la société en cours de formation est « tenue solidairement et indéfiniment responsable » de l’acte de dépôt de la marque, ce qui implique donc qu’elle soit considérée comme la titulaire.

C’est ce que rappelle le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire n°17/02050 du 25 mai 2018, en jugeant que « Si le dépôt de la marque par le futur dirigeant d'une société ne peut engager une société qui n'a pas eu d'existence juridique, ce dépôt même passé pour le compte de la société en formation qui n'a finalement pas été immatriculée, n'en demeure pas moins valable au profit du déposant initial, qui étant tenu solidairement et indéfiniment responsable des actes accomplis au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale en application de l'article L. 210-6 précité, bénéficie aussi des droits attachés à ces actes en son nom personnel tant que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprend pas les engagements souscrits ».

Dans une autre récente affaire du 14 octobre 2020⁵, la Cour de cassation confirme cette position en retenant que « la société Dousè Péyi n’ayant pas été constituée et n’ayant pas repris les engagements souscrits par Mme C., celle-ci n’avait jamais cessé d’être propriétaire de la marque qu’elle avait déposée ».

Les juges de cassation réaffirment donc le principe de l’application stricte des articles 1843 du Code civil et L.210-6 du Code de commerce aux dépôts de marques, entrainant deux bonnes nouvelles pour les déposants dont la société était en cours de formation au moment du dépôt :

• Le dépôt d’une marque effectué par une société en cours de formation serait valable, quel que soit le devenir de ladite société ;
• Si ladite société ne voit finalement officiellement jamais le jour, la marque resterait alors la propriété de la personne ayant procédé à son dépôt au nom et pour le compte de cette société, 

Mais n’oublions pas que certains juges ont par le passé considéré qu’en cas d’absence de reprise, le dépôt de marque était tout simplement « nul dès l’origine »⁶. Un tel raisonnement serait parfaitement contestable, mais la prudence reste de mise. 

N’oublions pas, non plus, que pour pouvoir se prévaloir de la propriété de cette marque vis-à-vis des tiers, la personne physique déposante devra procéder à une régularisation de titularité auprès du registre. 

Cas particulier n°2 : si la société a changé de nom entre le jour du dépôt de la marque et l’immatriculation définitive 

Loin d’être un cas d’école, il peut arriver que les futurs associés décident de changer le nom de leur société en cours de route.

Dans ce cas, il est possible que le dépôt de la marque ait été fait au nom d’une société « X » en cours de formation, alors que le nom de la société finalement immatriculée est « Y ».

Une reprise du dépôt par la nouvelle société ne peut pas ici être envisagée, faute de pouvoir prouver que la société au dépôt est bien la même que la société finale (dénominations sociales distinctes, absence de numéro d’immatriculation) 

C’est donc la personne physique qui a procédé au dépôt qui est titulaire. 

Le changement de titularité au profit de la personne morale est alors possible mais plus complexe, et impliquera un strict respect de la chaîne des droits dans le cadre des formalités d’inscription auprès de l’office.

2. La régularisation de la situation juridique de la marque auprès de l'office 

Dans toutes les hypothèses ci-dessus évoquées, un dépôt de marque au nom d’une société en cours de formation devra quoi qu’il en soit faire l’objet d’une inscription de régularisation de titularité auprès de l’office à des fins d’opposabilité. 

A défaut, bien que considérée comme titulaire de la marque, la société (après reprise régulière du dépôt) ou bien la personne physique qui a déposé la marque au nom de la société en cours de formation, ne pourra pas valablement exercer ses droits à l’encontre de tiers dans le cadre d’actions en contrefaçon ou en concurrence déloyale, puisque « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. »⁷.

Enfin, notons que la possibilité de déposer au nom d’une société en cours de formation est loin d’être réservée aux marques : les déposants de brevets et de dessins et modèles le peuvent également. Les exigences de formalisme liées à la reprise et à la régularisation que nous venons d’aborder s’appliquent donc aussi à ces titres de propriété industrielle. Afin d’éviter les différents pièges liés au dépôt au nom d’une société en cours de formation, ne laissez pas votre demande en friche après l’acte de dépôt lui-même, et n’hésitez pas à prendre contact avec nos experts Plasseraud IP Marques & Modèles et Plasseraud IP Brevets, qui pourront vous assister dans les différentes démarches de reprise et de régularisation de votre marque.

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¹Article 1842 du Code civil : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. »
²Article 1843 du Code civil et article L.210-6 du Code de commerce
³A. Quiquerez, Les demandes de marques par les sociétés en formation : Propr. industr. 2020, étude 18
⁴TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 mars 2016, n° 14/14099
⁵Cass. Com. 14 octobre 2020, n°18/23.965
⁶TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 mars 2016, n° 14/14099
⁷Article L714-7 du Code de propriété intellectuelle