Prouver la renommée de sa marque mais pas uniquement

Qu’est-ce qu’une marque de renommée ? La renommée peut paraître une notion imprécise et nébuleuse au premier regard. Néanmoins, différentes instances sont intervenues afin de la préciser.

La marque de renommée a été définie par la CJCE comme une marque « connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par cette marque » ¹. 

L’appréciation de la renommée d’une marque relève du pouvoir souverain des juges du fond qui seuls apprécieront la pertinence d’un ensemble d’éléments de preuves produits par celui qui se prévaut de la renommée tels que : la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ou encore l’importance des investissements réalisés par son titulaire pour la promouvoir².

Une fois la marque de renommée identifiée comme telle par voie prétorienne, son régime de protection est garanti par les dispositions des articles L.713-5 du Code de propriété intellectuelle³ en France et 8.5 du RMUE au niveau européen.

Il ressort de ces textes que la marque de renommée bénéficie d’un régime spécial de protection car il n’est exigé ni identité ou similitude des produits ou services, ni risque de confusion (contrairement au régime traditionnel de protection des marques enregistrées).

La marque de renommée, en bénéficiant ainsi d’une protection élargie, déroge au principe de spécialité. 

Ainsi, après avoir prouvé l’existence d’une renommée et afin de bénéficier de la protection spécifique de ce type de marque, le titulaire doit établir l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public. Il suffit que la marque contestée évoque la marque de renommée dans l’esprit du consommateur, sans même que celui-ci les confonde, pour que ce lien soit établi. A l’inverse, il ne peut pas être exclu qu’en raison du fait que les produits ou services soient si dissemblables, la marque incriminée soit alors insusceptible d’évoquer la marque antérieure de renommée dans l’esprit du public pertinent.

Ensuite, le titulaire de la marque de renommée devra prouver que la reprise de sa marque lui cause un préjudice ou que le déposant a cherché à profiter de la notoriété de sa marque par le biais d’un comportement parasitaire. Ainsi, pourra revendiquer la protection d’une marque de renommée, le titulaire d’une marque victime d’une atteinte au caractère distinctif de sa marque, notamment par la dilution de celle-ci ou d’une atteinte à la renommée de sa marque, notamment par son ternissement. Le titulaire d’une marque de renommée pourra également se défendre contre tout comportement de parasitisme économique en venant prouver que le tiers parasitaire a tiré avantage de l’usage d’un signe identique ou similaire. 

En ce qu’il s’agit d’une exception, ces conditions de protection sont appréciées de façon stricte et nous allons ici étudier l’un de ses aspects, à savoir l’appréciation de l’existence d’un lien, c’est-à-dire d’un rapprochement entre les signes alors même qu’on ne les confond pas.

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Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a rendu une décision le 5 juin 2018 dans une affaire opposant la société PRADA SA à la société THE RICH PRADA INTERNATIONAL PT concernant la demande de marque de l’Union européenne « THE RICH PRADA » désignant des produits et des services en classes 30, 32, 35 à 37, 41 et 43 à 45. L’opposition se fondait sur des marques enregistrées pour des produits en classes 18, 25 et 35. 

La division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté THE RICH PRADA pour les services en classes 35, 41, 43 et 44. La chambre de recours est, quant à elle, revenue sur cette décision, accueillant l’opposition à l’égard des services pouvant être liés au secteur de la mode. Pour les autres services, elle a estimé qu’ils étaient de nature radicalement différente de ceux visés par les marques antérieures, la similitude entre les signes en conflit n’étant pas suffisamment frappante pour provoquer un rapprochement entre les signes dans l’esprit du public, et ce malgré la renommée « particulièrement remarquable » des marques de la requérante.  

Dans son recours auprès du TUE, la société PRADA SA estime que la similitude entre les signes en conflit et la forte renommée de ses marques étaient suffisantes pour considérer que le public puisse établir immédiatement un lien entre les marques en question, et ce malgré la dissemblance entre les produits et les services en cause. Elle apporte alors des preuves supplémentaires de sa renommée. 

Toutefois, le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’analyser lesdites preuves dans la mesure où le degré le plus élevé de la renommée de la marque en cause a déjà été prise en compte par la chambre de recours. Le TUE rejette alors le recours car la société PRADA SA n’a pas démontré que le public pouvait faire un lien entre les marques en conflit en présence des produits et services jugés dissimilaires. 

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La Société PRADA a ainsi manqué d’apporter la preuve de l’existence d’un lien entre les signes, condition pour pouvoir bénéficier de la protection élargie de la marque de renommée.

La caractérisation de ce lien est parfois évidente, et dans une telle situation la jurisprudence européenne tolère que le titulaire ne soit pas tenu à la caractérisation du lien. 

Il n’en reste pas moins que lorsque les produits ou services sont particulièrement dissemblables et que l’évidence disparaît, il appartient alors au titulaire de la marque de renommée de démontrer ce lien. 

Il ressort de la jurisprudence⁴ que l’existence de ce lien peut résulter de différents facteurs interdépendants :

• le degré de similitude entre les signes ;
• la nature des produits ou services, y compris le degré de proximité ou de dissemblances et le public concerné ;
• l’intensité de la renommée ;
• le degré de caractère distinctif intrinsèque acquis par l’usage ; et
• l’existence d’un risque de confusion.

Dans la mesure où la Société PRADA avait d’ores et déjà démontré la forte intensité de la renommée, les preuves déposées ont été inutiles. Cette dernière a manqué de démontrer qu’en raison de cette très forte renommée et de la similitude entre les signes, un lien pouvait exister entre les signes, même en présence de produits et services dissemblables en utilisant l’interdépendance de ces facteurs.

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Ainsi, il convient de retenir de cet arrêt qu’il est important d’apporter, au-delà de la preuve de la renommée, la preuve de l’existence du lien, condition sine qua none de la protection de la marque de renommée en présence de produits ou services dissemblables. 

Au-delà, cette décision nous permet de rappeler également qu’il sera essentiel de s’attacher à la pertinence et la variété des pièces qui, mises en relation, sont de nature à prouver un degré suffisant de renommée de la marque permettant ensuite d’établir que le consommateur pourra faire un lien entre les marques en présence des produits et services dissimilaires. 

Pour mémoire, les pièces pertinentes peuvent être des factures et autres documents commerciaux, publicités, déclarations sous serment ou solennelles, décisions des Tribunaux ou des Offices, sondages d’opinion et études de marché, certificats et récompenses, articles de presse, mais également des documents faisant état de sponsoring, ou d’actes de mécénat …

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Vous pourriez être amené de plus en plus fréquemment à apporter la preuve de la renommée de votre marque car l’ordonnance transposant la Directive sur le paquet marque⁵ renforce l’importance accordée à la marque de renommée. 

En effet, désormais une marque renommée pourra être utilisée comme fondement dans le cadre d’une action en opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française (ce qui n’est pas possible actuellement). Cette nouveauté s’insère dans le spectre des modifications procédurales apportées à l’action en opposition devant l’INPI puisque désormais, il sera possible d’invoquer plusieurs marques comme base pour l’opposition.

Par exemple : une marque pour contester des produits ou services similaires et une marque de renommée pour contester des produits ou services dissemblables dans le cadre d’une opposition.

En conséquence, dès lors qu’une association, un rapprochement entre les signes pourra être démontré, cela vous permettra de contester l’enregistrement de produits et services dissemblables.

Par ailleurs, le nouvel article L.713-3-1 prévoit qu’ « est interdit l’usage sans juste motif dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services identiques, similaires ou non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, si cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ». 

Ce nouveau texte introduit la possibilité d’agir en contrefaçon pour la défense d’une marque de renommée en cas de préjudice causé au titulaire du droit ou de comportement parasitaire. En effet, l’article L.713-5 prévoyait précédemment qu’un tel comportement n’ouvrait droit qu’à une action en responsabilité civile de son auteur et ce quand les produits ou services étaient identiques.

De la même manière, le caractère de renommée d’une marque pourra être utilisé comme fondement pour demande la nullité d’une marque postérieure. Toutefois, il résulte de l’article L.716-2-4 que « La demande en nullité fondée sur l’article L. 713-3-1 est rejetée si le demandeur ne peut pas établir que, à la date du dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la marque antérieure invoquée avait acquis une renommée au sens de cette disposition ». 

Désormais, le champ de protection de la marque de renommée a donc vocation à s’étendre, laissant présager une meilleure défense des droits. Toutefois, ces procédures sont cantonnées dans des délais très courts⁶ et nous vous recommandons donc de vous munir d’ores et déjà d’un dossier de preuves établissant la renommée de votre marque afin :

• d’agir en temps utile ;
• de pouvoir contester l’enregistrement de produits ou services dissemblables ; et 
• de vous défendre en cas d’action en nullité à l’encontre d’une marque postérieure.

Plasseraud IP Marques & Modèles reste à votre disposition pour vous assister dans les démarches de protection de vos marques de renommée et sélectionner avec vous les pièces pertinentes pour vous constituer un tel dossier.
 

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¹ CJCE, 14 septembre 1999, Chevy.
² CJUE, 14 septembre 1998, General Motors.
³ « La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou des services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».
⁴ CJUE, 27 novembre 2008, INTEL.
⁵ Dont les dispositions devront être applicables d'ici fin 2019.
⁶ Par exemple, le délai pour introduire une opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande de marque postérieure.