Décision de la Grande Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets concernant les priorités partielles et les divisionnaires empoisonnées (G 1/15)

Le but de la décision G 1/15, qui a été publiée au mois de février dernier, était d’harmoniser les différentes décisions jurisprudentielles sur la perte ou non de la priorité partielle (en cas d’extension de la portée des revendications, lors d’une extension européenne), du fait de la réserve du point 6.7 des motifs de la décision G2/98 :

« L'utilisation d'un terme ou d'une formule générique dans une revendication pour laquelle des priorités multiples sont revendiquées est parfaitement acceptable, à condition qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis ».

Cette condition énoncée dans G 2/98 n’a en effet pas été appliquée de manière uniforme.
Ainsi certaines décisions (T 184/06, T 2311/09 ou T 476/09) ont refusé d’admettre une priorité partielle car la revendication ne listait pas un nombre limité d’alternatives clairement définies.
Au contraire d’autres décisions (T1222/11 ou T571/10) ont considéré que, même si une revendication générique n’a pas explicitement identifié des alternatives séparées, cette revendication peut être décomposée intellectuellement en deux alternatives. Dans ce cas, la première alternative bénéficie de la priorité partielle tandis que la deuxième alternative n’en bénéficie pas.

Du fait de ces divergences, la chambre de recours technique de l’OEB a, dans l’affaire T 557/13, notamment soumis à la Grande Chambre de Recours la question suivante :
Lorsqu’une revendication d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen englobe des objets alternatifs du fait d’une ou plusieurs expressions génériques ou d’une autre manière (revendication générique du type « ou »), le droit à une priorité partielle peut-il être refusé au titre de la CBE pour cette revendication, en ce qui concerne un objet alternatif divulgué (de manière suffisante) pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, et sans ambiguïté dans le document de priorité ?

La réponse de la Grande Chambre de Recours à cette question a été négative : une revendication couvrant des alternatives du fait d’une ou plusieurs expressions génériques ou autre (revendication générique du type « ou ») ne peut se voir refuser une priorité partielle, à la condition que ces alternatives soient divulguées pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, et sans ambiguïté dans le document de priorité.

Cela signifie donc qu’il n’y a pas de condition supplémentaire à respecter pour qu’une priorité partielle soit acceptée : la condition énoncée dans G 2/98 est donc supprimée.
La décision G1/15 marque donc clairement la fin d’une inquiétude récurrente pour les déposants, celle de l’épée de Damoclès des « divisionnaires empoisonnées » (en cas d’élargissement de la portée des revendications d’une extension européenne par rapport à son document de priorité, une demande divisionnaire pouvait « tuer » sa parente, et vice et versa).

Les motivations de la Grande Chambre de recours sont notamment le respect de la cohérence entre la Convention de Paris et la Convention sur le Brevet Européen, le respect des travaux préparatoires de la Convention sur le Brevet Européen, le fait que les divisionnaires empoisonnées et l’auto collision créaient de l’incertitude juridique, mais aussi qu’une telle « condition » pour jouir de la priorité n’existait qu’en Europe et n’avait aucun équivalent dans le reste du monde.