Dépôt de marques dans l'UE : vers la fin des libellés trop imprécis ou trop disparates ? 

Mise à jour du 29 janvier 2020 : 

L’arrêt attendu de la CJUE a finalement été rendu le 29 janvier 2020 (affaire C-371/18). 

S’agissant des deux premières questions posées (voir l'article), la Cour considère qu’une marque ne peut pas être déclarée partiellement ou totalement nulle au motif que les termes employés pour désigner les produits et les services du libellé manquent de clarté ou de précision. Selon la Cour, le Règlement et la Directive fournissent une liste exhaustive des motifs de nullité d’une marque de l’Union européenne, qui doivent être interprétées strictement.

Par conséquent, la Cour ne répond pas à la seconde question, qui était liée à la première, concernant un éventuel manque de clarté du terme « logiciel ». Cette question reste donc pour le moment en suspens. Néanmoins, gageons que cette problématique liée au manque de précision de certains produits ou services, notamment des logiciels, aura l’occasion d’être à nouveau soulevée dans de prochaines affaires. 

En revanche, la Cour répond par l’affirmative à la troisième question posée. Ainsi, une demande de marque déposée sans aucune intention de l’utiliser constitue selon la Cour un acte de mauvaise foi si le demandeur de cette marque avait l’intention :
- soit de porter atteinte aux intérêts de tiers « d’une manière non conforme aux usages honnêtes », 
- soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, « un droit exclusif à des fins autres que celle relevant des fonctions d’une marque ».

La Cour précise que l’acte de mauvaise foi peut ne concerner qu’une partie des produits et services visés. 

Il convient donc d’être particulièrement vigilants en cas de dépôt pour des libellés larges à titre défensif. 

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Dans le cadre d’une action en contrefaçon intentée devant les juridictions britanniques, la Haute Cour de justice (Angleterre et Pays de Galles) a été amenée à soulever, par le biais d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), des interrogations sur des points importants pouvant affecter la philosophie même du système de dépôt de marques dans l’UE.

L’affaire sur le fond porte sur une demande de condamnation de la société SkyKick pour contrefaçon des marques SKY des sociétés Sky AG et Sky PLC. Outre une défense classique sur l’absence de risque de confusion, la défenderesse invoque deux griefs moins attendus : 
•    Un des griefs tient au manque de clarté ou de précision de certains des produits désignés par les marques antérieures ;
•    L’autre grief tient au fait que le dépôt de ces marques antérieures désignant de nombreux produits et services aurait été effectué de mauvaise foi.

Devant les interrogations de principe posées par cette demande reconventionnelle, la la Haute Cour de justice (Angleterre et Pays de Galles) a jugé opportun de saisir la CJUE (d’une demande de décision préjudicielle articulée autour de quatre questions principales :
 

1. Une marque de l’Union européenne ou une marque nationale enregistrée dans un État membre peut-elle être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que certains ou tous les termes de la spécification des produits et services ne sont pas suffisamment clairs et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux tiers de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque sur la seule base de ces termes ?
2. En cas de réponse affirmative à la première question, un terme comme «logiciel» est-il trop général et désigne-t-il des produits qui sont trop variés pour être compatible avec la fonction d’indication de l’origine de la marque si bien qu’il n’est pas suffisamment clair et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux tiers de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque sur la seule base de ce terme ?
3. Le simple fait de demander l’enregistrement d’une marque sans aucune intention de l’utiliser concernant les produits et services spécifiés constitue-t-il un acte de mauvaise foi ?
4. En cas de réponse affirmative à la troisième question, est-il possible de conclure que le demandeur a déposé la demande en partie de bonne foi et en partie de mauvaise foi si, et dans la mesure où, il avait l’intention d’utiliser la marque concernant certains des produits et services spécifiés mais aucune intention d’utiliser cette marque concernant d’autres produits et services spécifiés ?

L’avocat général Evgeni Tanchev a présenté le 16 octobre 2019 ses conclusions très attendues ; celles-ci répondent point par point avec une précision et une clarté qui laissent peu de place au doute.

Il rappelle en préambule qu’une grande partie des litiges de marques porte sur la comparaison des signes, mais relève que certaines lacunes et incohérences existent sur la question de la liste des produits et services désignés. Il pose comme principe qu’il convient de trouver un équilibre entre le souhait de protection large des déposants de marques et les intérêts commerciaux des tiers.

Dépôt de marques dans l'UE

1. Le défaut de clarté ou de précision d’un libellé est-il un motif de nullité partielle ou totale d’une marque enregistrée ?

Une marque peut être refusée à l’enregistrement pour absence de clarté ou défaut de précision du libellé si le déposant ne procède pas aux précisions qui lui seraient demandées par un examinateur. 

Mais qu’en est-il des marques qui ont pu être enregistrées à la faveur d’une pratique ancienne moins rigoureuse ou d’une omission d’objection lors de l’examen ?

Les motifs de nullité énoncés dans les textes ne prévoient pas cette hypothèse, ce qui amène plusieurs gouvernements (dont ceux du Royaume-Uni et de la France) ainsi que la Commission à considérer que le défaut de clarté ou de précision d’un libellé ne peut affecter la validité d’une marque.
 
L’avocat général montre une position plus nuancée. 

Dans un premier temps, l’avocat général admet que cette exigence relative au libellé ne rentre pas dans les motifs de nullité prévus, contrairement au manque de clarté du signe – la différence de traitement pouvant s’expliquer par le fait qu’un signe est figé et ne peut être modifié, alors que le libellé peut être restreint après l’enregistrement afin de le préciser.

Par ailleurs, il rappelle que la jurisprudence a de longue date précisé que la liste des motifs de nullité est exhaustive (Matratzen Concord – 9 mars 2006 – C-421/04) et que la directive interdit aux Etats-Membres d’introduire de nouveaux motifs de nullité dans leurs dispositions nationales (Malaysia Dairy Industries – 27 juin 2013 – C-320/12).

Ce problème de manque de clarté du libellé doit donc normalement être réglé au moment de l’examen du dépôt. Toutefois, si la marque est enregistrée, cela peut avoir des conséquences sur son étendue de protection. 

En l’absence de disposition explicite, l’avocat général estime alors que le défaut de clarté ou de précision pourrait être un motif implicite de nullité rattaché à l’exigence de non contrariété à l’ordre public.

En s’appuyant sur les enseignements de l’arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys – IP Translator (19 juin 2012 – C-307/10), l’avocat général considère que l’identification des produits et services permet de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque. 

Or un libellé imprécis pourrait, du fait de l’indétermination de l’étendue de protection de la marque, porter atteinte aux droits des tiers envisageant d’adopter un signe identique ou similaire et donc limiter leur entrée sur le marché. Des libellés imprécis diminuent artificiellement le nombre de marques disponibles et contribuent donc à l’érosion du domaine public.

De plus, un libellé imprécis n’est selon l’avocat général pas compatible avec la fonction essentielle d’une marque qui est de « garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, et que, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité » (Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer C-39/97).

Ainsi, selon l’avocat général, il devrait être possible de demander la nullité au moins partielle de marques ayant un libellé manquant de clarté ou de précision en invoquant un motif prévu par les textes, à savoir la contrariété à l’ordre public. 

2. Le terme « logiciel » remplit-il les exigences de clarté et de précision d’un libellé ?

Pour l’avocat général, le terme « logiciel » est clair (il s’agit d’un code informatique) mais il manque de précision car il recouvre des produits trop divers dans leurs fonctions et leurs domaines pour être compatibles avec la fonction de garantie d’origine d’une marque.

Se référant aux arguments de la défenderesse dans l’action, il note que les logiciels sont maintenant au cœur du fonctionnement de toutes les machines, tous les équipements et tous les services et qu’il n’est pas concevable de justifier d’une possible atteinte à une marque et d’un risque de confusion pour les consommateurs du seul fait qu’elle désignerait les « logiciels » en général.

Il considère qu’il convient en l’espèce de ne pas s’attacher à la nature intrinsèque du produit mais à sa fonction spécifique et qu’une marque enregistrée pour des logiciels en général confère à son titulaire un monopole indûment étendu et donc contraire à l’ordre public. 

Il fait également expressément référence à la pratique de l’Office américain (appliquée également dans d’autres pays, tels que la Nouvelle-Zélande, le Canada ou l’Australie) qui exige pour protéger une marque pour des logiciels que leur fonction soit clairement indiquée.

Allant plus loin dans son raisonnement, il s’interroge sur les raisons qui font que les « services de télécommunications » ou « services financiers » sont encore considérés comme suffisamment précis alors qu’ils recouvrent des réalités très disparates.

L’avocat général considère donc que l’analyse de la clarté ou de la précision des produits ou services revendiqués doit prendre en compte la lecture des termes employés dans un contexte économique. Il s’agit de déterminer s’il est concevable qu’une entreprise offre tous les produits ou services potentiellement couverts par ces termes, ou si l’enregistrement de marques pour ces catégories confèrerait un avantage exorbitant au titulaire au regard de la réalité du marché.

3. Vers la fin des dépôts à titre défensif ?

La question de l’intention réelle d’usage du déposant lors du dépôt et de ses éventuelles conséquences sur la validité de la marque est l’occasion de confronter les deux grands systèmes d’acquisition des droits, ceux fondés sur le dépôt uniquement et ceux dans lesquels l’usage est créateur de droits que l’enregistrement vient conforter.

Les positions des gouvernements s’étant prononcés dans le cadre de cette question préjudicielle montrent des sensibilités disparates. Elles couvrent une large gamme, allant de l’évaluation purement objective de l’obligation d’usage après la période de 5 ans, donc sans référence à l’intention au moment du dépôt (position française) à la prise en compte de cette intention au moment du dépôt  (position britannique) en passant par un avis intermédiaire selon lequel la mauvaise foi ne peut être exclue et s’apprécie au cas par cas (position finlandaise).

L’avocat général rend une opinion claire. L’intention délibérée d’acquérir des droits sans intention de les utiliser (donc un dépôt à titre défensif) est constitutive de mauvaise foi, elle car reflète l’intention d’obtenir un monopole indu en abusant du système des marques et de priver les tiers d’utiliser le signe. 

L’avocat général qui adopte une approche résolument économique de cette problématique qualifie même les dépôts défensifs non pas de demandes d’enregistrement de marque mais de pratique anti-concurrentielle, de recherche abusive d’un monopole et de détournement du droit des marques.

La fonction de la marque étant de garantir l’origine de produits ou de services, les dépôts faits sans intention réelle d’utilisation sont selon lui constitutifs de mauvaise foi et leur annulation devrait être possible de ce chef, afin de respecter les objectifs et l’esprit du règlement et de la directive.

Il admet que l’action en déchéance est un mécanisme permettant de sanctionner le défaut d’usage, mais qui ne joue qu’au bout de 5 ans.  Admettre la mauvaise foi dans ce cas comme motif de nullité permet en revanche de ne pas attendre la fin de ce délai mais nécessitera de prouver quelle était l’intention du titulaire lorsqu’il a déposé la marque.

L’avocat général ne remet pas en question le principe de l’acquisition du droit par l’enregistrement sans avoir à prouver l’intention d’usage. Il estime en revanche que doivent pouvoir être annulées les marques dont il peut être démontré, selon les circonstances, que leur titulaire n’a jamais eu l’intention réelle de les exploiter. La charge de la preuve reposerait donc sur le demandeur en nullité qui devrait démontrer non seulement l’existence d’un libellé très étendu mais également le fait qu’en raison de la personne du déposant et de sa place dans le marché, il n’avait effectivement pas de motif commercial raisonnable pour une liste aussi large.

A titre d’exemple, l’avocat général considère que le dépôt d’une marque pour des biscuits, des yaourts et des viandes peut s’inscrire dans une stratégie commerciale raisonnable. En revanche, le dépôt d’une marque pour des biscuits, des avions et des instruments chirurgicaux peut soulever des questions sur l’intention réelle d’utiliser cette même marque pour des produits aussi disparates. Il s’agit donc en substance d’apprécier la logique commerciale du libellé couvert afin de déterminer si le dépôt de la marque a été effectué ou non de mauvaise foi.

4. Vers une nullité totale ou partielle des dépôts de mauvaise foi ?

Si on admet la possible sanction des marques défensives par une action en nullité, l’adage « fraus omnia corrumpit » doit-il s’appliquer et entraîner la nullité de la marque dans son intégralité ?

La réponse existe dans les textes en vigueur :
Article 51-3 règlement « Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés. »
Article 13 directive « Si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou d'invalidation d'une marque n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l'enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. »

Ainsi, la nullité ne serait que partielle, affectant uniquement les produits ou services pour lesquels il pourrait être démontré la mauvaise foi résultant de l’absence d’intention d’utiliser la marque.

Conclusion

Les questions posées sont d’importance car elles touchent aussi bien la pratique quotidienne des déposants que la philosophie du système d’acquisition des droits.

On peut noter que sur les divers points soulevés l’opinion de l’avocat général opère un rapprochement avec les pratiques de Common Law (notamment les Etats-Unis) tant pour la précision des libellés que pour la prise en compte de l’intention d’usage au sein du système. Son raisonnement intègre le fait que le système du droit des marques est un outil économique et qu’à ce titre, il doit être également être soumis aux règles de concurrence loyale.

La position de la Cour sur ces questions est attendue avec impatience ; les questions posées par la la Haute Cour de justice (Angleterre et Pays de Galles) étant très claires, on peut espérer autant de précision dans les réponses qui y seront apportées.

Nos recommandations 

Si les conclusions de l’avocat général venaient à être confirmées par l’arrêt de la Cour de justice, cela pourrait avoir des conséquences importantes sur l’étendue de protection des marques. 

En particulier, il s’agira de s’interroger sur la portée de protection des marques enregistrées pour un libellé couvrant des termes imprécis, tels que « logiciels », « services de télécommunication » ou encore « services financiers ». Des limitations de libellé pourraient alors s’avérer nécessaires. 

Il conviendra également de faire preuve de prudence en cas de dépôt de marques couvrant un libellé large, à titre défensif. Il s’agira alors de vérifier que l’ensemble des produits et services visés se rattachent à une certaine logique commerciale.

Enfin, ces éventuelles orientations auront un nécessaire impact dans l’analyse des risques dans le cadre des recherches d’antériorités ou des oppositions, dont il faudra tenir compte.

Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites données à cette affaire. 

Les conseils de Plasseraud IP Marques & Modèles se tiennent à votre disposition pour élaborer avec vous les libellés de vos marques afin que ces derniers reflètent au mieux les exigences de votre activité actuelle ou à venir tout en s’adaptant aux dernières évolutions jurisprudentielles.