Arrêt Messi : quand la notoriété du déposant renverse le score

Newsletter Janvier 2021

13 Janvier, 2021

Bien loin des terrains de football où il a l’habitude de s’imposer, c’est devant la Cour de Justice de l’Union européenne que le sextuple Ballon d’or, Lionel Messi, a récemment obtenu une nouvelle victoire.

La Cour a, en effet, mis fin le 17 septembre 2020¹ au litige opposant la société J.M.‑E.V. e hijos SRL, titulaire de marques de l’Union européenne « MASSI », au célèbre footballeur argentin, Messi (Lionel Andrés Messi Cuccittini de son vrai nom), déposant d’une marque de l’Union Européenne éponyme, litige dont nous faisions état des antécédents dans notre article du 31 janvier 2019.

Suite et fin du match puisque la Cour de Justice rejette les pourvois formés par l’EUIPO et la société J.M.‑E.V. e hijos SRL demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 avril 2018 qui avait conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques MASSI et messi en raison de différences conceptuelles séparant les signes en cause qui étaient de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques des marques².

Le Tribunal motivait cette décision en considérant que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il y avait lieu de tenir compte de la notoriété de la personne dont le nom est demandé à l’enregistrement en tant que marque, notoriété qui permettait de conclure, en l’espèce, que le terme « MESSI », qui est associé par une partie significative du public pertinent au nom du célèbre joueur de football, était conceptuellement différent du terme « MASSI ».

Dans son pourvoi, la société J.M.‑E.V. e hijos SRL reprochait notamment au Tribunal une telle interprétation en estimant que cela donnerait le champ libre à toutes les personnes célèbres d’enregistrer leur nom en tant que marque indépendamment de l’existence de marques antérieures fortement similaires.

Cela conduirait donc, finalement, à affaiblir la protection conférée par un enregistrement de marque sur des signes similaires.

Selon elle, tenir compte de la notoriété du titulaire de la marque contestée serait dénué de pertinence et seule la renommée de la marque antérieure devrait être prise en compte dans l’appréciation du risque de confusion.

Dans son arrêt rendu le 17 septembre 2020, la Cour rappelle toutefois que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Certes, la renommée de la marque antérieure constitue un facteur pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Cependant, la Cour rappelle qu’il doit également être tenu compte de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent.

La Cour corrobore ainsi la position du Tribunal qui considérait que la notoriété de M. Messi Cuccittini constituait effectivement un facteur pertinent afin d’établir une différence sur le plan conceptuel entre les termes « MESSI » et « MASSI ».

La Cour de Justice confirme donc que la renommée de la personne qui dépose une marque constitue un critère d’appréciation du risque de confusion et peut donc conduire à l’écarter, mettant ainsi en lumière l’effet neutralisateur des différences conceptuelles dans le cadre de la comparaison des signes et de l’appréciation du risque de confusion.

Cette décision, éminemment critiquable en ce qu’elle vient affaiblir la portée de la protection conférée par un enregistrement de marque sur des signes similaires face à des noms de marque de personnes célèbres, s’inscrit néanmoins dans la lignée de plusieurs décisions rendues à la fois sur le terrain (voir en ce sens l’arrêt « Pelé »³ ) et en dehors du terrain (avec notamment les arrêts « Picasso »⁴ , « Astérix »⁵ et « Barbara Becker »⁶ ).

De plus, il ne fait aucun doute sur le fait que l’issue aurait été la même si le signe « MESSI » avait constitué la marque antérieure et servi de fondement à l’opposition.

Par ces décisions, l’on voit bien que la notoriété constitue un attribut à double tranchant. Si elle peut, dans certains cas, comme en l’espèce, constituer un avantage et permettre d’obtenir l’enregistrement d’une marque indépendamment de l’existence de marques antérieures fortement similaires, elle peut, à l’inverse, fragiliser la protection accordée à un patronyme célèbre facilement distinguable conceptuellement d’un nom pourtant visuellement et phonétiquement similaire.

On s’étonnera par ailleurs du paradoxe opéré par le Tribunal, puis par la Cour, entre marque de renommée et droit de la personnalité. En l’occurrence, c’est bien la renommée de la personne qui dépose la marque qui a été prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion et non la renommée de la marque elle-même, laquelle suppose, nous le savons, une reconnaissance assise sur le territoire concerné par le public pertinent à titre de marque, c’est-à-dire en tant que signe distinctif pour des produits et services donnés. Or, à l’époque où l’opposition a été déposée (soit en 2013), ce n’est pas la marque MESSI qui était renommée mais bien le patronyme du célèbre joueur de football argentin.

On reprochera d’ailleurs au Tribunal d’avoir exclu le risque de confusion à l’égard de tous les produits en cause car s’il est évident que l’évocation du joueur soit compréhensible lorsque la marque est associée à des articles de sport ou encore à des vêtements, ce lien paraît beaucoup plus discutable à l’égard d’autres produits comme les « appareils et instruments de secours (sauvetage) » (classe 9) qui étaient également visés par la demande de marque contestée.

Les conditions qui ressortent de cette décision restent toutefois assez inédites et l’on peut se demander si elles se retrouveront à l’avenir.

En effet, d’une part, on peut se demander si la Cour aurait abouti à la même solution si le titulaire de la marque « MESSI » n’avait pas été le footballeur lui-même (mais plutôt une société ou un membre de sa famille comme cela est souvent le cas).

D’autre part, il est de plus en plus rare que la renommée d’une personne précède aussi longtemps le dépôt du patronyme célèbre à titre de marque (par exemple la marque a été déposée en 2017, année de ses premiers triomphes⁷).

Il n’en demeure pas moins que l’identité du déposant d’une marque constituant un patronyme célèbre constitue un facteur à ne pas négliger dans l’élaboration d’une stratégie de défense de marque.

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