Les nouvelles procédures de nullité et de déchéance de marque

La création des procédures administratives de nullité et de déchéance est probablement l’apport majeur de la Transposition de la Directive 2015-2436.

Concernant les marques françaises, ce type de procédure relevait jusqu’alors, de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.

Dans le but affirmé de faciliter la contestation des titres encombrant abusivement les registres de marques, soit parce qu’ils n’étaient pas utilisés, soit en raison du fait qu’ils n’auraient pas dû être enregistrés, la Directive prévoyait une obligation pour les Etats membres de créer une procédure administrative de nullité et de déchéance.

Le législateur français est allé au-delà et a créé une compétence de principe en faveur de l’INPI pour les actions en nullité exercées à titre principal. 
 
L’INPI bénéficie ainsi d’une compétence exclusive pour connaître de ces actions :

1. Pour l’ensemble des actions en déchéance, formées à titre principal, quel qu’en soit le motif (déchéance pour défaut d’usage ou pour dégénérescence) ;
2. Pour les actions en nullité formées, à titre principal, pour défaut de caractère distinctif ou dépôt de mauvaise foi de la marque contestée ;
3. Pour les actions en nullité formées, à titre principal, pour atteinte à un droit antérieur, dans un nombre de cas limitativement énumérés.

Dans tous les autres cas, notamment lorsque l’action est exercée à titre reconventionnel, lorsqu’elle est associée à une autre action relevant de la compétence juridictionnelle (action en contrefaçon, en concurrence déloyale, en responsabilité contractuelle …) ou lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées, les tribunaux resteront seuls compétents.
De la même façon, les actions en nullité fondées sur des droits d’auteurs, des droits résultants d’un dessin ou modèle protégé ou d’un droit de la personnalité resteront de la compétence exclusive des tribunaux.

I. L’objet des actions en nullité et déchéance 

• Les motifs de nullité

La nullité peut être la conséquence de l'existence tant de motifs absolus, liés à la validité du signe choisi en tant que marque que de motifs relatifs de refus, qui interviennent, quant à eux, dans le cadre de procédures inter partes et trouvent leur origine dans un potentiel conflit avec les droits antérieurs d’un tiers.

Désormais, les motifs absolus de refus sont parfaitement alignés sur ceux que l’on connaît déjà au niveau européen. 

Sont ainsi susceptibles d’être déclarés nuls : les signes dépourvus de caractère distinctif ; les signes descriptifs ; les signes devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; les signes exclusivement fonctionnels, contraires à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ; les signes trompeurs ; les signes représentant des emblèmes d’Etat ou d’organisation intergouvernementales à défaut d’autorisation, ou encore ; les signes consistant en la dénomination d’une variété végétale antérieure ; les marques exclues de l’enregistrement en vertu de la législation sur les appellations d’origine et les indications géographiques ; les mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties.

Une marque est également susceptible d’être déclarée nulle si son dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

Par ailleurs, une marque est susceptible d’être déclarée nulle si elle porte atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France.

Ces motifs dits « relatifs » de refus sont exposés au nouvel article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (les actions en nullité pour motifs relatifs pourront être fondées sur plusieurs droits antérieurs).

Pourront désormais ainsi être portées devant l’INPI :

• les actions en nullité fondées sur une marque antérieure (marque française, marque de l’UE, marque internationale désignant la France ou l’UE, marque notoire ou demande de marque sur ces territoires)
• une dénomination ou une raison sociale, un nom commercial ou une enseigne (sous réserve de démontrer l’existence d’un risque de confusion), 
• une indication géographique (enregistrée ou en cours d’homologation), 
• le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale (à noter que ce droit est désormais ouvert aux établissements publics de coopération intercommunale), 
• un nom de domaine (à condition que sa portée ne soit pas seulement locale et qu’il existe un risque de confusion, 
• le nom d’une entité publique (à condition qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public), 
• une marque jouissant d’une renommée, 
• marque déposée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque sans son consentement 

En revanche, les actions en nullité fondées sur des droits d’auteur, des droits résultants d’un dessin ou modèle protégé ou d’un droit de la personnalité resteront de la compétence exclusive des tribunaux.

• Les motifs de déchéance

La déchéance peut être le résultat tant d'un défaut d'usage (déchéance pour défaut d’exploitation) que d'un usage rendant le signe générique ou trompeur (déchéance pour dégénérescence).

Ainsi, encourt la déchéance de ses droits le titulaire qui n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de 5 ans sans juste motif.

Le point de départ de cette période est fixé à la date d’enregistrement de la marque.

Encourt également la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait soit la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, soit propre à le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Les actions en déchéance formées à titre principal, quel qu’en soit le motif, pourront être introduites sans que le requérant ait besoin de démontrer un intérêt à agir, ce qui marque une rupture majeure avec les exigences juridictionnelles actuelles.

L’organisation des procédures en nullité et déchéance a été calquée sur celle de l’opposition.

Ces procédures seront ainsi organisées en deux phases ; une phase d’instruction, pendant laquelle les parties ont la possibilité de faire valoir leurs arguments écrits et oraux, et une seconde phase à l’issue de laquelle l’INPI devra rendre sa décision.

La phase d’instruction commence à compter du jour où l’action a été formée. L’INPI va examiner la recevabilité formelle de l’action et va notifier, le cas échéant, d’éventuelles irrégularités au requérant qui se verra offrir un délai pour les régulariser.
 

1. Une fois l’action considérée comme recevable, elle est notifiée au titulaire de la marque, qui se voit offrir un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse ou, dans le cadre d’une action en déchéance, présenter des preuves d’usage.
2. Ces observations et preuves d’usage sont communiquées au requérant qui dispose alors d’un délai d’un mois pour les contester.
3. Si le requérant présente des observations, elles sont notifiées au titulaire, qui dispose alors d’un nouveau délai d’un mois pour présenter de nouvelles preuves d’usage (il dispose de ce délai même en absence de contestation) et répondre aux observations du requérant.
4. En cas de réponse du titulaire de la marque contestée, le requérant se voit offrir un dernier délai d’un mois pour répondre aux arguments présentés, ainsi que contester la pertinence des dernières preuves d’usage fournies.
5. Le titulaire de la marque contestée bénéficie alors d’un dernier délai d’un mois pour présenter ses dernières observations qui ne peuvent comporter aucun nouveau moyen.

En définitive, chaque partie bénéficiera au maximum de trois occasions pour présenter ses arguments, et le dernier mot sera donné au défenseur, le titulaire de la marque contestée.

Une commission orale pourra être organisée, à la demande des parties ou à l’initiative de l’INPI, à la fin de la phase d’instruction. 

La seconde phase de la procédure, la phase à l’issue de laquelle l’INPI devra rendre sa décision, durera trois mois. Elle commencera dès qu’une partie n’aura pas présenté des observations dans un des délais qui lui était offert et au plus tard le lendemain de la commission orale éventuelle.
 

 

 

 

 

La durée totale de la procédure, délais de notification mis à part, devrait donc être au maximum de 9 mois à compter de la date dépôt de l’action, et au minimum de 5 mois. Il s’agit donc de procédures rapides.

Les cas de suspension sont les mêmes que ceux connus jusqu’ici pour les oppositions : droit antérieur invoqué non enregistré, marque contestée ou droit invoqué objet d’une action judiciaire. Il sera possible de suspendre la procédure par accord entre les parties pour trois périodes, successives ou non, de 4 mois. L’INPI aura également la possibilité de suspendre de lui-même la procédure, sans accord des parties, dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties.

II. L’ordonnance de transposition de la Directive a créé des moyens de défense spécifiques

• le régime de l'article L 716-2-3 sur les demandes de preuves d'usage

Comme dans le cadre d’une opposition à enregistrement, le titulaire de la marque contestée peut demander, si l’action en nullité a été demandée sur la base de l’atteinte à une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans, des preuves d’usage de la marque antérieure.

Ces preuves peuvent être demandées à deux niveaux distincts :

• à l’instar d’une opposition, pour les 5 ans précédant l’action en déchéance ; 
• si la marque antérieure était enregistrée depuis plus de 5 ans avant le dépôt de la marque contestée, dans les 5 ans précédant le dépôt de la marque contestée.

Il s’avère donc nécessaire de conserver les preuves d’usage sur une longue durée, afin de se ménager la possibilité de défendre une action future en cas de demande de preuves d’usage.

• L'acquisition du caractère distinctif par l'usage avant l'action en nullité

Dans le cadre d’action en nullité formée sur la base de défaut de caractère distinctif de la marque contestée, son titulaire pourra fournir des documents attestant que sa marque a, du fait de l’usage qui en a été fait, acquis le caractère distinctif qui lui faisait initialement défaut. Ces preuves pourront porter sur des actes d’usage effectués jusqu’au jour de l’action.

Le défendeur d’une action en nullité fondée sur l’atteinte à une marque pourra également contester le caractère distinctif de la marque qui lui est opposée. Le requérant devra dans ce cas fournir des preuves attestant que la marque antérieure invoquée a acquis un caractère distinctif par l’usage. Les preuves fournies pourront attester de cet usage jusqu’au jour du dépôt de la marque contestée. A défaut, l’action sera déclarée irrecevable.

•  la forclusion par tolérance et la prescription

Les actions en nullité ne sont soumises à aucune prescription, à l’exception des demandes en nullité fondées sur une marque notoirement connues, qui seront prescrites dans un délai de 5 ans à compter de l’enregistrement de la demande contestée, sauf mauvaise foi du déposant.

Toutefois, le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré l’usage d’une marque postérieure enregistrée pendant une période consécutive de cinq ans en connaissance de cet usage sera en revanche forclos à agir, sauf mauvaise foi du déposant.
 

III. Particularités des actions en nullité et déchéance

• pas d'intérêt à agir :

Il s’agit d’une rupture importante avec la pratique juridictionnelle actuelle et qui risque de favoriser les actions, notamment dans le cadre de stratégies de libération post recherches.

• Possibilité de limiter l’action :

A tout moment de la procédure, le requérant aura la possibilité de circonscrire son action, c’est-à-dire la limiter à certains des droits antérieurs invoqués, ou bien encore renoncer à chercher à obtenir la nullité de la marque contestée pour une partie des produits et/ou services contestés.

• L’action en nullité ne peut constituer une forme d’appel déguisé d’une opposition déjà formée :

Une action en nullité pour motif relatif sera irrecevable si l’INPI a déjà statué, à l’occasion d’une opposition ou d’une autre action en nullité, dans une affaire mettant en jeu les mêmes parties et les mêmes droits

• La nature du recours contre les décisions statuant sur des actions en nullité et déchéance permettra un contrôle efficace du juge.

Contrairement aux décisions d’oppositions, les recours formés contre les décisions statuant sur des actions en nullité et déchéance seront des recours en réformation et non simplement en annulation.

La Cour d’Appel saisie pourra ainsi véritablement juger à nouveau l’affaire au fond, et non pas se contenter de vérifier si, au vu dossier qui lui était transmis, le Directeur de l’INPI a pris la bonne décision.

Il sera ainsi possible de présenter des arguments nouveaux mais également de fournir des pièces complémentaires, ce qui est essentiel dans le cadre d’actions en déchéance.

En définitive, la création des nouvelles actions administratives en nullité et déchéance, plus rapides et moins onéreuses que les actions judiciaires, va entraîner une modification profonde de la pratique, que ce soit dans l’acquisition des droits, en ce qu’elles vont accroitre les possibilités offertes dans les stratégies de libération de droits, et dans leur défense, puisqu’il sera possible d’agir contre une marque gênante déjà enregistrée en s’émancipant de la lourdeur des procédures judiciaires contentieuses. 

Les Conseils de PLASSERAUD IP sont à votre disposition pour étudier et déterminer avec vous la meilleure stratégie à mettre en place pour assurer une défense efficace de vos droits à l’aune de ces changements.

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