Transposition de la Directive : Quelques modifications notables

L’ordonnance de transposition de la Directive a eu pour effet une modification sensible de la plupart des domaines du droit des marques, (autres que ceux traités dans les autres articles de cette newsletter).

Il est ainsi possible de citer, sans être exhaustif, les modifications suivantes :

1. Modification des taxes de dépôt et de renouvellement

Auparavant, les déposants acquittaient une seule taxe pour les trois premières classes et des taxes additionnelles par classes supplémentaires. 
Les déposants avaient ainsi la possibilité de déposer des marques en trois classes, alors même qu’une seule, voire deux, leur aurait suffi, ce qui a eu pour conséquence un encombrement important des registres avec des marques non utilisées pour une partie des classes désignées.
Désormais, la taxe initiale sera acquittée pour la première classe seulement et des taxes additionnelles devront l’être dès la seconde classe, pour les dépôts et les renouvellements. Ce système devrait à terme apurer les registres en poussant les déposants à déposer et renouveler les marques pour les produits et/ou services effectivement exploités. 

2. Détermination de la date à prendre en compte pour l’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage

Présenter des preuves attestant qu’une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage constitue un moyen relativement efficace pour surmonter une objection à enregistrement de l’INPI. Il existait toutefois une incertitude sur la date limite que pouvaient porter les preuves fournies. La nouvelle rédaction de l’article L 711-2 indique clairement que l’usage doit être antérieur au dépôt. 

 3. Modification des renouvellements : date et suppression du renouvellement anticipé avec dépôt associé

Les procédures de renouvellement ont connu deux changements majeurs.

Le premier réside dans la suppression de la procédure de renouvellement anticipé avec dépôt associé.

Le second tient à la date du renouvellement. Dans la pratique précédente, les marques pouvaient être renouvelées jusqu’au dernier jour du mois de protection. Désormais, il faudra renouveler les marques, au plus tard, le jour de la date d’échéance.

La procédure de renouvellement a toutefois été étendue : il sera désormais possible de renouveler les marques dans une période d’un an précédant la date d’échéance et non plus de six mois.

4. Reproduction d’une marque dans un sens générique dans un dictionnaire ou une encyclopédie

L’article L 713-3-4 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit désormais que lorsqu’une marque se trouve reproduite dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique et que cette reproduction donne l’impression qu’elle constitue la désignation générique des produits et/ou services visés au dépôt, le titulaire peut demander à l’éditeur d’indiquer qu’il s’agit d’une marque enregistrée.
Cette disposition permettra aux titulaires de marques connaissant un grand succès et qui sont de nature à s’identifier aux produits et/ou services désignés de défendre plus efficacement leurs marques contre la déchéance par dégénérescence.

5. Seul l’usage d’une marque notoire, et non celui d’une marque bénéficiant d’une renommée ne constitue pas un acte de contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur 

Dans le régime précédent, l’usage d’une marque notoire (c’est-à-dire bénéficiant d’une immense renommée, mais non déposée formellement à titre de marque) ou d’une marque renommée pour des produits et/ou services différents de ceux protégés par ces marques, engageait la responsabilité civile de l’auteur de l’usage et ne pouvait faire l’objet d’une action en contrefaçon.
Désormais, seul l’usage d’une marque notoire échappera à la contrefaçon, pour des produits et services identiques, similaires ou différents. Il faudra toutefois démontrer dans ce cas que l’usage fait de cette marque, sans justes motifs, tire indûment parti du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque antérieure.

6. L’usage de portée locale d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine est autorisé si antérieur 

Le titulaire d’une marque enregistrée ne peut pas interdire l’usage d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur au dépôt de la marque dans la zone où le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine sont connus.
Les principes anciens connus pour les noms commerciaux et les enseignes sont étendus aux noms de domaine, quand bien même ils seraient de portée seulement locale et non nationale.

7. La transmission totale des droits d’une entreprise vaut transmission des droits attachés à la marque

Le nouvel article L 714-1 tranche clairement les hésitations sur la portée des cessions de fonds de commerce, au moins quand l’ensemble de l’entreprise est cédée. Le transfert total d’une entreprise emporte ainsi le transfert des marques, sauf convention contraire.

8. Le licencié peut agir en contrefaçon 

Jusqu’ici, seul le titulaire d’une marque ou le licencié exclusif, après avoir mis en demeure le titulaire resté inactif et sauf convention contraire du contrat, pouvait agir en contrefaçon.
Désormais, l’article L 716-5 autorise le licencié à agir en contrefaçon avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat de licence. 

9. Le requérant dans une action en contrefaçon peut être invité à fournir des preuves d’usage 

Le défendeur dans une action va désormais pouvoir, en application de l’article L 716-4-3, demander des preuves d’usage, comme dans le cadre d’une opposition, si bien sûr la marque invoquée est soumise à une obligation d’usage, c’est-à-dire si elle a été enregistrée depuis plus de cinq ans.
Le requérant va devoir dans ce cas faire la preuve que la marque a bien été utilisée pour les produits et services invoqués au cours des cinq années précédant la demande en contrefaçon.
La sanction du défaut de présentation des preuves d’usage ou de preuves d’usage non pertinentes sera l’irrecevabilité de l’action. Il semble donc que le juge ne statuera pas au fond, ce qui accélèrera très nettement le traitement du dossier.

Les Conseils de PLASSERAUD IP sont à votre disposition pour discuter de l’ensemble des changements apportés au droit des marques par la transposition de la Directive 2015-2436.

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