La suppression de l’exigence de représentation graphique

Hors-série

23 Janvier, 2020

L’exigence de représentation graphique était un critère essentiel de validité de la marque.

Sa suppression facilite grandement le dépôt de marques non traditionnelles, comme les marques sonores ou de mouvement. Elle a permis également le dépôt de nouveaux types de marques comme les marques multimédias.

Il convient toutefois de s‘interroger sur la portée effective, pratique, de cette réforme. En effet quel type de signe sera-t-il désormais possible de déposer devant l’INPI ? Il est déjà sur que certaines marques ne pourront être déposées, comme les marques olfactives. De plus, sera-t-il possible de revendiquer leur priorité, comme pour des marques classiques ? Enfin, comment apprécier le caractère distinctif de ces marques ?

I. Marques non-traditionnelles pouvant désormais être déposées devant l’INPI

A. Marques sonores

Il sera désormais possible de déposer des marques sonores en déposant un simple fichier MP3 (alors qu’auparavant le seul moyen de protéger une telle marque était de réaliser un sonogramme).
Ainsi, les marques suivantes ont été acceptées à l’enregistrement par l’EUIPO :

N° 017700361 – Le FC Barcelone a déposé la prononciation de son diminutif « Barça », sans stylisation sonore particulière au niveau de la voix. La marque a été acceptée à l’enregistrement, remplissant son rôle distinctif au regard des produits et services désignés.
N° 017321464 – L’identifiant sonore de Hyundai a été accepté à l’enregistrement par l’EUIPO. Il a en effet été considéré comme suffisamment long et pourvu de notes pour être distinctif, sans être trop complexe et long pour conserver son rôle d’identification de garantie d’origine des produits, parfaitement mémorisable pour le public.
N° 017572173 – De la même manière pour Sony.

B. Marques de mouvements

Il sera désormais possible de déposer des marques comportant des mouvements sur la base d’un fichier MP4 (alors qu’auparavant le mouvement ne pouvait être reproduit que par une succession d’images fixes).

Voici quelques exemples suivants de demandes de marques acceptées par l’EUIPO :

N°017492513 – Castrol a déposé son logo de manière animée.
N° 017586521 – De la même manière, pour la société Telia Company.
N° 017912571 – La marque « FORZA FOOTBALL » au nom de la société FootballAddicts, afin de présenter sa marque avec des changements d’éléments figuratifs d’arrière-plan en un seul dépôt.

C. Marques multimédias (comprenant vidéo et son)

Il est également possible de combiner son et image au sein d’une même marque dite marque multimédia (un fichier vidéo comportant aussi du son).
Voici les exemples suivants de demandes de marques acceptées par l’EUIPO après examen :

N°018140429 – Le logo animé Netflix avec son identifiant sonore.
N° 017931160 – La société de jeu Zitro IP avec une animation 3D accompagnée de sons et d’une voix répétant « Bingo » avec une intonation particulière.

D. Hologrammes

Il était déjà possible de déposer des marques comportant des hologrammes. Leur dépôt est toutefois facilité par l’emploi de fichiers MP4.
C’est le cas par exemple de la marque n° 017993401 déposée par Google Inc. et acceptée à l’enregistrement par l’EUIPO.

C’est également le cas de la marque suivante n°017579491 au nom du fabricant d’ustensiles de cuisine allemand Zwilling, qui permet un changement d’éléments verbaux avant de revenir aux éléments initiaux.

II. Marques non-traditionnelles encore refusées (pour l’instant) : marques olfactives, gustatives, et de texture

Certaines marques olfactives ont bien été acceptées à l’enregistrement par le passé via la description précise des formules chimiques pour accéder au résultat. Néanmoins, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) avait ensuite mis fin à ce type de démarche en affirmant que « s’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments » (arrêt Sieckman, 12 décembre 2002, aff. C- 273/00).

Toutefois, dans la mesure où la CJCE motivait sa décision par l’exigence de représentation graphique, il convient de reconsidérer de tels dépôts. Ainsi, une formule chimique, une description très précise ou la fourniture d’un échantillon peuvent désormais remplir le critère de représentation.

Toutefois, nous rappelons que l’article L-711-1 précise que le signe doit être distinctif et représenté « dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à [son] titulaire. »

Or, s’il est désormais possible d’accéder en ligne à un fichier vidéo ou audio, il n’est toujours pas possible techniquement de permettre au public d’accéder à un goût, une odeur, ou de toucher une texture. Par conséquent, le public pourrait ne pas déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection.

Il appartient donc aux déposants audacieux de trouver un moyen suffisamment intelligible et précis pour traduire auprès du public l’odeur, le goût ou la texture que l’on souhaite protéger.

Quoi qu’il en soit, ces marques devraient satisfaire aux autres conditions de validité ; elles devront notamment constituer une garantie d’origine, ce qui peut s’avérer délicat à démontrer.

III. Des difficultés à prévoir face à certains mécanismes et procédures

A. Limites techniques

Bien qu’il soit désormais possible de déposer des fichiers audio et vidéo, le système de dépôt ne pourra sans doute pas prendre en charge des fichiers trop volumineux.

Pour l’EUIPO, les limites par exemple sont les suivantes :

Fichier audio : format mp3 uniquement et 2 mo maximum
Fichier vidéo ou hologramme : format mp4 uniquement et 20 mo maximum

Cette limite exclut ainsi les fichiers de longues durées, à moins de les compresser. Toutefois, une compression trop importante pourrait rendre le fichier trop illisible ou inaudible et l’empêcher ainsi de répondre favorablement à la condition indiquée à l’article L-711-1 du CPI : « déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection ».

B. Appréciation de la priorité

Rappelons d’abord le système de priorité : toute personne ayant déposé une demande de marque dans un pays membre de la Convention d’Union de Paris dispose d’un délai de six mois, à compter du dépôt, pour déposer cette marque dans un autre pays afin que ce deuxième dépôt bénéficie d’une protection à partir de la date du 1er dépôt (ainsi les marques déposées entre temps par des tiers ne seront pas opposables).

Or, l’une des conditions de la revendication de priorité est que les deux dépôts portent sur des marques en tout point identiques, au regard des titulaires, des produits et services désignés et des signes.

Les Offices ont choisi des modes différents de représentation des marques, notamment dans les avis de dépôt et les certificats d’enregistrement. Il s’en suivra des difficultés évidentes, notamment au regard du choix opéré par l’INPI (hachage alphanumérique identifiant chaque marque non traditionnelle déposée) dans l’appréciation de l’identité des marques.

C. Examen des motifs absolus

Les marques non traditionnelles doivent satisfaire, comme les autres marques, aux critères classiques de validité et doivent être distinctives au regard des produits et services désignés.

La présence d’éléments figuratifs ou verbaux distinctifs dans une marque multimédia peut être prise en considération dans le cadre de l’appréciation de son caractère distinctif.

Qu’en est-il pour une marque sonore qui, par hypothèse, ne comporte pas d’autres éléments que des sons ? Faut-il que la marque soit longue ? courte ? Les sonorités présentes dans la marque doivent-elles être sans lien avec les produits et/ou services visés ?

Par exemple, les demandes suivantes ont ainsi été refusées par l’EUIPO :

N°017889555 – Piaggio a déposé le bruit du moteur d’un de ses scooters au démarrage (51 secondes). La marque a été refusée pour défaut de caractère distinctif car ne joue pas un rôle de garantie d’origine des produits et ne fait qu’évoquer les produits désignés.
N° 017916805 – Netflix a déposé l’indicatif sonore que l’on entend lors de l’entrée sur sa plateforme. Cette marque, constituée de deux notes de percussion suivies d’un son de synthé en arrière-plan, a été refusée par l’EUIPO en raison de son caractère trop simpliste ne lui conférant pas de caractère distinctif per se. Toutefois, il est probable que Netflix arrive à prouver l’acquisition du caractère distinctif par l’usage avec un dossier de notoriété adéquat.

L’INPI n’a pas encore communiqué sur les critères d’examen applicables aux marques non traditionnelles. Il est toutefois probable qu’il utilise dans leurs grandes lignes les critères actuellement utilisés par l’EUIPO.

En définitive, la suppression de l’exigence de représentation graphique permet une plus grande souplesse dans le choix du type de signes à déposer en France, en facilitant le dépôt de certains types de marques, comme les marques sonores, de mouvement ou comportant des hologrammes, et en autorisant de nouveaux types de marques comme les marques multimédias.
Toutefois, les marques non traditionnelles doivent satisfaire aux mêmes exigences de validité que les marques classiques, et il faudra bien souvent engager un dialogue avec l’Office pour en obtenir l’enregistrement.
Enfin, le choix des modes de représentation des marques dans les Registres implique une réflexion sur la portée de la marque devant être déposée, nationale ou communautaire.

Les Conseils de Plasseraud IP sont à votre disposition pour vous assister dans ces réflexions.

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