Quand la mauvaise foi transparait lors de dépôts successifs de marques

Newsletter Juin 2021

22 Juin, 2021

L’un des slogans utilisé par le jeu Monopoly est « Pour ceux qui veulent tout posséder ».

Et bien en l’espèce, Hasbro a tenté de déployer ce slogan dans sa stratégie de dépôt de marque mais le tribunal de l’UE vient la sanctionner.

La société Hasbro a déposé les 4 marques de l’UE « MONOPOLY » suivantes :

1° - en 1998, en classes 9, 25 et 28 ;
2° - en 2009, en classes 9, 25, 28 et 41 ;
3° - en 2010, en classe 16 ;
4° - en 2010, en classes 9, 16, 28 et 41.

En 2011, la société Hasbro a formé opposition à l’enregistrement de la marque DRINKOPOLY déposée en classe 28 par la société croate Kreativni Događaji d.o.o.

En août 2015, la société croate engage une action en nullité à l’encontre de la dernière marque « MONOPOLY » de la société Hasbro sur le fondement de la mauvaise foi.

En effet, la société Kreativni soutenait que ce dernier dépôt avait pour seul but de contourner l’obligation, dans le cadre de procédures d’opposition, de prouver l’usage sérieux des marques de l’UE « MONOPOLY » antérieures dont la société Hasbro était déjà titulaire désignant par ailleurs les mêmes produits et services visés par la dernière marque de 2010.

Néanmoins, la division d’annulation de l’EUIPO, pas convaincue par les arguments de la société croate, rejette en juin 2017 la demande d’annulation de la marque considérant que rien ne venait corroborer l’allégation de mauvaise foi soutenue par la requérante. Quant à Hasbro, elle soutenait que ses dépôts successifs correspondaient à une logique commerciale, le libellé de ses marques ayant été élargi.

En août 2017, la société Kreativni forme alors un recours contre la décision de la division d’annulation.

Afin de mieux comprendre les circonstances particulières qui sous-tendaient la stratégie de dépôt de la marque contestée, la Chambre de recours a organisé une procédure orale lors de laquelle elle a recueilli le témoignage d’une personne travaillant au sein de la société Hasbro.

Durant cette procédure orale, cette personne admet que l’un des avantages justifiant le dépôt de la marque contestée reposait sur le fait de ne pas avoir à apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque dans le cadre d’une procédure d’opposition.

La Chambre de recours en conclut dans sa décision de juillet 2019 qu’en redéposant en 2010 une marque identique pour des produits et services identiques et/ou similaires à ceux déjà visés au sein des marques MONOPOLY antérieures, Hasbro avait indûment et frauduleusement prolongé indéfiniment le délai de grâce de cinq ans pour échapper à l'obligation légale de prouver l'usage sérieux et à la sanction s’y rattachant en cas de défaillance, à savoir la déchéance.

La Chambre de recours annule ainsi la marque contestée pour tous les produits et services identiques à ceux couverts par les marques antérieures de Hasbro. (Annulation partielle)

Hasbro introduit alors un recours devant le TUE que ce dernier rejette fermement le 21 avril dernier en rappelant :

que le droit des marques constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé et que les droits et les facultés que la marque de l’Union européenne confère à son titulaire doivent être examinés en fonction de cet objectif
que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif qu’il n’est justifié de protéger que dans la mesure où cette marque est effectivement utilisée
que si dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage
que si les dépôts réitérés pour une marque ne sont pas interdits, il n’en demeure pas moins qu’un tel dépôt effectué afin d’éviter les conséquences du défaut d’usage de marques antérieures peut constituer un élément pertinent, susceptible d’établir la mauvaise foi de l’auteur de ce dépôt.

Or, pour le tribunal « force est de constater que, en l’espèce, il ressort des considérations de la Chambre de recours que la requérante a admis, et même soutenu, que l’un des avantages justifiant le dépôt de la marque contestée reposait sur le fait de ne pas avoir à apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque. Or, un tel comportement ne saurait être considéré comme un comportement légitime, mais doit être considéré comme contraire aux objectifs du règlement n°207/2009, aux principes régissant le droit des marques de l’Union européenne et à la règle relative à la preuve de l’usage » (Point 70).

Le tribunal sanctionne ainsi la démarche MONOPOLYstique du demandeur, considérée contraire aux principes régissant le droit des marques de l’Union européenne et à la règle relative à la preuve de l’usage.

Le tribunal rejette enfin l’argument de Hasbro invoquant que la pratique était tout à fait courante et largement acceptée en pratique. En effet, selon le tribunal, non seulement, la prétendue pratique invoquée n’est pas étayée mais surtout, « le simple fait que d’autres entreprises puissent recourir à une certaine stratégie de dépôt ne rend pas nécessairement cette stratégie légale et acceptable ».

En d’autres termes, aucune disposition de la réglementation relative aux marques françaises ou de l’Union européenne ne sanctionne le dépôt réitéré et partant, un tel dépôt ne saurait, en lui-même, établir la mauvaise foi du demandeur. Néanmoins, si le dossier fait ressortir des indices pertinents et concordants de la volonté délibérée visant à contourner une règle fondamentale du droit des marques de l’Union européenne, à savoir celle relative à la preuve de l’usage, aux intérêts de tiers, ou l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine, la cause de nullité absolue devrait s’appliquer.

Au tribunal de conclure que « force est de constater que non seulement la stratégie de dépôt pratiquée par Hasbro, visant à contourner la règle relative à la preuve de l’usage, n’est pas conforme aux objectifs poursuivis par le règlement no 207/2009 mais elle n’est pas sans rappeler la figure de l’abus de droit, qui est caractérisée par le fait que, premièrement, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par celle-ci n’est pas atteint et que, deuxièmement, il existe une volonté d’obtenir un avantage résultant de ladite réglementation en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention ».(Point 72)

Elaborer une stratégie de dépôt de marque n’est pas chose aisée, vouloir occuper le terrain est tout à fait permis et recommandé mais attention à ce qui anime tel ou tel dépôt, vous pourriez bien en être le grand perdant.

Plasseraud IP Marques & Modèles est à votre écoute pour toutes questions relatives à la stratégie de dépôt de marque.

^Source :

^{Tribunal UE, 21 avril 2021, T-663/19, EU: T:2020:1044, Hasbro, Inc. / EUIPO – Kreativni Događaji d.o.o. (MONOPOLY)}