HAPPY end pour PHARELL

Le TGI et la Cour d’appel de Paris sont venus, dans la même affaire, nous rappeler très salutairement l’importance de mettre à jour ses titres de propriété industrielle afin d’éviter des pertes de droit.

Le 26 décembre 2007, Audrey H, agissant pour le compte de la société Pharell en cours de formation, a déposé la marque française semi-figurative PHARELL.

La société Pharell (immatriculée le 18 mars 2008 et radiée le 12 février 2013) a cédé par acte inscrit au Registre National des Marques le 6 juin 2011 à Walter L, qui était alors son gérant, les droits sur cette marque.

Le célèbre chanteur Pharell W a, le 1er octobre 2014, assigné le cessionnaire de la marque semi-figurative PHARELL en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme.

Par jugement en date du 17 mars 2016^[1], le Tribunal de Grande Instance de Paris a dit que le dépôt de la marque par Audrey H, agissant pour le compte de la société Pharell en cours de formation, était nul dès l’origine pour tous les produits visés considérant que l'immatriculation de la société n'a pas pu emporter la reprise du dépôt de la marque et qu’ainsi la cession intervenue au profit de Walter L. est entachée de nullité.

En effet, le TGI de Paris relève que les statuts constitutifs de cette société à responsabilité limitée ne comportent aucune annexe contenant l'état des actes accomplis pour son compte alors qu'elle était en formation. Le même raisonnement a été suivi par la Cour d’appel de Colmar mais cette fois au détriment du déposant faute d’avoir fourni comme dans le cas précédent le document idoine. La Cour d’Appel de Colmar a, en effet, considéré nul le dépôt d’un brevet effectué au nom d’une société ne disposant pas de la personnalité morale ou ne remplissant pas les conditions de reprise des actes accomplis par une personne physique pour le compte d’une société. ^[2]

De plus, la faculté de reprise par un mandat des associés n'est ouverte qu'entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société. Or, en l’espèce le mandat invoqué était antérieur à cette période puisque daté du 14 décembre 2007. En conséquence, l'immatriculation de la société Pharell n'a pas pu emporter la reprise du dépôt de la marque.

La Cour d’Appel de Paris^[3] saisie infirme le jugement considérant que la décision de l’Assemblée Générale en date du 22 octobre 2008 votant la reprise des actes pris pour le compte de la société en cours de formation et concernant la marque PHARELL et fournie par Walter L en appel, est recevable.

La marque est donc considérée comme valable et la cession, valablement inscrite auprès de l’INPI le 6 juin 2011, est régulière. Walter L est donc rétabli dans ses droits.

Ces deux affaires démontrent les risques liés aux dépôts de titre de propriété industrielle effectués pour le compte d’une société en cours de formation.

Le dépôt d'un titre de propriété industrielle est un acte volontaire accompli pour produire des effets juridiques déterminés et qui est nécessaire à leur déploiement. Il s'agit d'un acte juridique soumis aux dispositions de l'article L. 210-6 du Code de commerce.

Celui-ci dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation sont tenues responsables des actes ainsi accomplis, sauf à ce que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits dans ses statuts.  Dans ce cas, les opérations effectuées comme les dépôts de titre de propriété industrielle sont réputées avoir été effectuées dès l’origine par la société.

Il doit donc être porté une attention toute particulière à la rédaction des statuts et prévoir notamment une annexe retraçant l’ensemble des actes accomplis ou l’ensemble des mandats des personnes physiques établis pour le compte des sociétés en cours de formation afin que l'immatriculation de ces sociétés puisse emporter la reprise des titres de propriété industrielle à leur profit.

En outre, il est à noter qu’une démarche est à entreprendre auprès de l’INPI pour rendre opposable les opérations effectuées.

Cette démarche est malheureusement trop souvent oubliée par le(s) fondateur(s) de la société désormais immatriculée.

De manière plus générale, la pratique montre que les déposants de titres de propriété industrielle considèrent les opérations d’information, comme le cas d’espèce, mais aussi d’inscriptions comme une démarche non prioritaire et coûteuse et n’ayant que des conséquences marginales.

Il est fortement recommandé de régulariser la situation juridique des titres, en respectant scrupuleusement la chaîne des droits, afin de rendre les modifications suivantes opposables aux tiers :

- transfert de propriété (à la suite d’une simple cession, d’une transmission universelle de patrimoine, d’une fusion-absorption, dans le cadre d’une succession),
- nantissement,
- licence ou
- simple changement (de dénomination sociale, d’adresse, de nature juridique - seule cette dernière modification nous semblant plutôt « facultative »).

Des inscriptions mal effectuées peuvent entrainer pour des titres :

- leur nullité ab initio,
- leur invalidité,
- leur absence d’opposabilité,
- l’impossibilité pour les titulaires d’être informé d’actions à l’encontre de leurs titres par l’absence de mise à jour de leurs coordonnées.

 

Nos juristes, et particulièrement notre pôle inscriptions, sont à votre disposition pour vous assister dans ces démarches.

 

^[1] TGI Paris, 3e ch., 17 mars 2016, n° 14/14099

^[2] Cour d’appel de Colmar, arrêt du 02 novembre 2010, 1ère ch. civ. Section A

^[3] Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 22 septembre 2017 (RG2016/11450 ; M20170391)